Franchising e Licensing di IPR in Vietnam – Panoramica e confronto

Il modello del franchising è considerato attraente nella cultura dell’imprenditorialità. Fornisce maggiori entrate in uno scenario di investimento controllato e con un rischio ridotto. Il valore del marchio è stato creato e consolidato e i franchisor devono semplicemente aderire ai termini del modello di franchisee per capitalizzare.

Il mercato vietnamita è considerato un interessante punto d’appoggio per il franchising nel sud-est asiatico in molti settori come food and beverage, istruzione, sanità, intrattenimento, servizi per bambini, negozi di alimentari, ecc. Ha sempre mostrato un grande potenziale per le attività di franchising con locali e stranieri gli investitori sono ugualmente interessati. È meta di molti famosi marchi internazionali, che hanno ottenuto la necessaria licenza di mercato come Zara, Holiday Inn, McDonald’s, Subway, Carl’s Junior, Sonic, Dunkin’ Donuts, Starbucks, Wendy’s e molti altri

Insieme al franchising, anche la concessione in licenza di beni di proprietà industriale è considerata una tendenza popolare ed emergente in Vietnam. Tuttavia, a causa di diverse somiglianze fra i due modelli, potrebbe non essere chiara la distinzione tra franchising e licensing. Con questo articolo, D’Andrea & Partners aiuterà i lettori ad avere una visione semplice dei termini coinvolti sia nel franchising che nel licensing.

Fonti legali

La legge vietnamita regola le attività di franchising commerciale nella legge commerciale 2005 (“Legge Commerciale”) e relativi Decreti Guida e Circolari.

La definizione di “franchising” è prevista dall’art. 284 della Legga Commerciale, che definisce il franchising come un’attività commerciale per cui un franchisor autorizza e richiede a un franchisee di effettuare l’acquisto e la vendita di beni o la prestazione di servizi per suo conto.

Si applicano regole diverse a seconda che il franchisor sia una società straniera o locale. I franchisor stranieri devono registrarsi presso il Ministero dell’Industria e del Commercio (MOIT) prima di condurre attività di franchising in Vietnam, mentre tali requisiti non sono previsti per i franchisor nazionali. Inoltre, affinche’ possano operare in territorio vietnamita, ogni eventuale franchisor deve essere attivo da almeno un anno ai sensi dell’art. 5, Decreto 35/2006/ND-CP (il “Decreto 35”).

La concessione in licenza dei diritti di proprietà industriale (“IPR”) è invece disciplinata dalla Legge Vietnamita sulla Proprietà Intellettuale. Con una licenza IPR, il titolare di un IPR concederà, ad un’altra organizzazione o individuo, la facoltà d’uso dei diritti del titolare, che può essere su base esclusiva o non esclusiva, a condizione che la protezione di tali IPR sia stata debitamente approvata in Vietnam con emissione di un certificato di registrazione.

Distinzione tra franchising e Licensing di proprietà industriale

Il franchising e il licensing sembrano simili perché entrambi implicano attività di concessione in licenza di IPR. Tuttavia, in sostanza, si tratta di due attività commerciali completamente diverse, che possono essere qualificate in base ai seguenti criteri:

Il primo criterio di distinzione è l’oggetto del contratto. L’oggetto di un contratto di franchising è più ampio. Si tratta di un trasferimento associato ai marchi, ai nomi commerciali, al know-how aziendale, agli slogan commerciali forniti dal franchisor. Mentre il licensing di proprietà industriale si ferma solo al trasferimento del diritto d’uso degli oggetti di proprietà industriale. Solamente una parte dei diritti trasferiti con il franchising.

Il secondo criterio è il rapporto delle parti nei contratti. Nei contratti di franchising il rapporto tra le parti è molto stretto. Il franchisee seguirà gli standard, le tecniche, ecc. stabiliti dal franchisor e sarà soggetto al controllo relativo all’oggetto del contratto. In cambio, il franchisor è obbligato ad aiutare e supportare il franchisee durante la validità del contratto, per la formazione iniziale e per fornire aiuto ai commercianti su come gestire il sistema di franchising. In altre parole, al momento del franchising, l’affiliante consente all’affiliato di condurre attività produttive e commerciali secondo le modalità richieste dall’affiliante.

Al contrario, rispetto a un contratto di Licensing, il cessionario, a parte l’utilizzo dei diritti di proprietà intellettuale del cedente, non ha altri rapporti con la sua attività. In altre parole, il cessionario ha il diritto di utilizzare beni di proprietà intellettuale solo per condurre la propria attività e non riceve alcuna assistenza dal cedente in merito ai diritti concessi in licenza. Talvolta, è solo il supporto tecnico iniziale che viene fornito durante il trasferimento dei diritti di utilizzo dei beni di proprietà industriale sotto forma di dati, documenti, perizie, ecc.

Il terzo criterio sono le commissioni. Le commissioni nel contratto di franchising consistono nel pagamento per l’uso aggregato di tutti i diritti di proprietà intellettuale assegnati dal franchisor al franchisee, mentre nel licensing sono pagatte per ogni bene oggetto di licenza.

Conclusione

L’attività di franchising e licensing hanno una propria serie di caratteristiche. L’organizzazione deve scegliere l’attività commerciale adatta per trarne il massimo beneficio commerciale.

Al fine di facilitare le suddette attività e di allinearsi sia alle tendenze che agli standard internazionali, il quadro giuridico del Vietnam sta subendo sviluppi significativi. Recentemente sono stati pubblicati nuovi documenti guida su questioni commerciali, investimenti e proprietà intellettuale. È inoltre in preparazione un disegno di legge che modifica e integra l’attuale legge sulla proprietà intellettuale. Tenendo presente tutti questi sviluppi, il Vietnam sta emergendo lentamente e costantemente come la prossima destinazione per il franchising e la concessione di licenze con marchi internazionali in franchising ora comunemente visti nelle strade e nei centri commerciali delle principali città del Vietnam.