Tutela della proprietà intellettuale

La tutela della proprietà intellettuale è efficace soltanto nei territori in cui i relativi diritti sono registrati. Poiché i diritti di proprietà intellettuale hanno natura territoriale, è difficile ottenere una tutela diretta in un altro Paese per un marchio o un brevetto registrato in una determinata giurisdizione. Assistiamo le società internazionali nella costruzione e nella difesa del proprio patrimonio di proprietà intellettuale nelle giurisdizioni in cui i loro marchi, prodotti e tecnologie sono effettivamente presenti.

Cosa facciamo

Le imprese necessitano di una tutela della proprietà intellettuale nel momento stesso in cui si espandono oltre il proprio mercato nazionale e, spesso, si rendono conto dell’esistenza di una lacuna nella protezione soltanto quando si è già verificato un problema. Un’impresa che lancia il proprio marchio in un nuovo Paese può scoprire che il relativo nome è già stato registrato da un altro soggetto; un partner produttivo può depositare brevetti relativi a una tecnologia sviluppata congiuntamente; un distributore può registrare a proprio nome il marchio che avrebbe dovuto limitarsi a commercializzare.

I diritti di proprietà intellettuale hanno natura territoriale e un’impresa che non li abbia adeguatamente tutelati a livello locale potrebbe non disporre degli strumenti giuridici necessari per agire.

Una strategia efficace di tutela del marchio e di gestione della proprietà intellettuale consente di trasformare un portafoglio di idee in veri e propri asset commerciali giuridicamente tutelabili, registrati a nome dei soggetti corretti e nei mercati rilevanti prima che diventi necessario farli valere.

La complessità della proprietà intellettuale a livello transfrontaliero

La tutela internazionale della proprietà intellettuale è resa complessa da una caratteristica comune a tutti i sistemi di proprietà intellettuale: la territorialità. Un diritto riconosciuto in un Paese non produce automaticamente effetti in un altro. La protezione deve quindi essere costruita mercato per mercato, attraverso registrazioni nazionali, sistemi regionali come il marchio dell’Unione Europea oppure procedure internazionali come il Protocollo di Madrid e il PCT (Patent Cooperation Treaty). Ciascuna procedura presenta tempistiche, costi e criticità procedurali specifiche.

Le modalità di enforcement differiscono ancora più significativamente rispetto a quelle di registrazione. La medesima violazione può essere affrontata attraverso procedure amministrative in un Paese e richiedere invece il ricorso all’autorità giudiziaria in un altro. Normative in materia di proprietà intellettuale apparentemente simili possono quindi produrre risultati molto diversi nella pratica.

Una tutela efficace dei diritti di proprietà intellettuale deve essere strutturata sulla base dei mercati specifici nei quali l’impresa opera. Per questo motivo, la nostra attività in materia di proprietà intellettuale è organizzata intorno alle caratteristiche concrete di tali mercati, anziché basarsi su un approccio transfrontaliero generico.

I nostri servizi in materia di proprietàf intellettuale

I nostri servizi coprono l’intero ciclo di vita della proprietà intellettuale, dall’acquisizione e registrazione dei diritti fino alla loro tutela ed enforcement nei mercati in cui opera il cliente.

Registrazione e tutela dei marchi — Gestiamo la registrazione dei marchi presso gli uffici nazionali competenti, attraverso il sistema dell’Unione Europea e mediante il Protocollo di Madrid, compresi i depositi difensivi nei mercati in cui il fenomeno del trademark squatting rappresenta un rischio concreto. Una registrazione tempestiva consente all’impresa di mantenere la titolarità del proprio marchio, evitando di dover successivamente negoziare per riacquisirne i diritti.
Registrazione e tutela dei brevetti — Gestiamo la registrazione e la protezione dei brevetti, dalla ricerca dello stato dell’arte (prior-art search) fino ai depositi nazionali e alle procedure PCT, intervenendo inoltre contro eventuali contraffattori una volta concessi i relativi diritti. Il valore di un brevetto dipende anche dall’effettiva capacità di farlo valere.
Licenze e operazioni in materia di proprietà intellettuale — Strutturiamo accordi di licenza, cessione e trasferimento tecnologico che consentono di trasformare gli asset di proprietà intellettuale in fonti di ricavo senza rinunciare al loro controllo. Le condizioni contrattuali determinano se una licenza crea valore oppure comporta una perdita di controllo sull’asset.
Audit e strategia IP — Conduciamo audit in materia di proprietà intellettuale e sviluppiamo il relativo sistema di gestione, individuando quali diritti registrare, in quali mercati e secondo quale ordine di priorità, così da costruire la strategia IPR dell’impresa. Una parte significativa del valore della proprietà intellettuale non viene persa a causa di violazioni da parte di terzi, ma perché determinati asset non sono stati adeguatamente protetti fin dall’inizio.
Contenzioso ed enforcement IP — Assistiamo i clienti nel contenzioso in materia di proprietà intellettuale, nell’enforcement dei brevetti e nelle azioni per violazione dei marchi, nonché, ove necessario, nelle procedure doganali di tutela, nelle controversie in materia di diritto d’autore e nella protezione dei nomi a dominio. È attraverso l’enforcement che un diritto formalmente riconosciuto diventa effettivamente tutelabile.

Dove operiamo

Cina

In Cina, la tutela della proprietà intellettuale si basa sul principio del first-to-file: in linea generale, i diritti spettano al primo soggetto che procede alla registrazione e non necessariamente al primo che li utilizza. Ciò rende fondamentale una tempestiva registrazione presso la CNIPA e fa del trademark squatting un rischio costante per i marchi stranieri. I tribunali specializzati in proprietà intellettuale e il rafforzamento della disciplina in materia di segreti commerciali hanno migliorato significativamente gli strumenti di enforcement.

Tutela della Proprietà Intellettuale in Cina

India

In India, la tutela della proprietà intellettuale passa attraverso l’Indian Patent Office e il registro dei marchi. Sebbene l’enforcement sia in fase di miglioramento, le relative procedure possono ancora risultare lente, con particolare rilevanza delle problematiche di proprietà intellettuale nei settori farmaceutico e tecnologico.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale in India

Italia

In Italia, la tutela della proprietà intellettuale passa attraverso l’UIBM per i diritti nazionali e attraverso i sistemi europei di registrazione dei marchi e dei disegni per ottenere una protezione estesa all’intera Unione Europea. L’enforcement è affidato alle sezioni specializzate italiane competenti in materia di proprietà intellettuale.

Tutela della proprietà intellettuale in Italia

Vietnam

In Vietnam, importante polo produttivo e di approvvigionamento, la tutela della proprietà intellettuale passa attraverso l’IP Office of Vietnam. La tutela dei marchi e la gestione dei rischi di proprietà intellettuale nell’ambito degli accordi di produzione rappresentano alcune delle problematiche più ricorrenti.

Tutela della proprietà intellettuale in Vietnam

Perché D’Andrea & Partners

Presenza diretta in ciascun mercato — I team del nostro studio legale specializzati in proprietà intellettuale operano attraverso uffici in Cina, Italia, India e Vietnam, con professionisti qualificati presenti localmente. Ciò consente di gestire direttamente i depositi presso CNIPA, UIBM, Indian Patent Office e IP Office of Vietnam, senza dover necessariamente ricorrere a intermediari situati in Paesi terzi.
Competenza su più sistemi — La proprietà intellettuale richiede una conoscenza approfondita non soltanto dei sistemi nazionali, ma anche dei meccanismi europei e internazionali, tra cui il Protocollo di Madrid, il PCT e il sistema del marchio dell’Unione Europea. Gestiamo registrazione ed enforcement attraverso questi diversi sistemi nell’ambito di un unico incarico.
Assistenza lungo l’intero ciclo di vita della proprietà intellettuale — Seguiamo gli asset dalla definizione della strategia e dalla registrazione fino alla concessione di licenze e all’enforcement, evitando una frammentazione dell’assistenza tra diversi professionisti nelle varie fasi.
Integrazione tra diverse aree di attività — La nostra attività di contenzioso in materia di proprietà intellettuale è integrata con i team specializzati in contrattualistica, compliance e risoluzione delle controversie. In questo modo, una problematica relativa alla violazione di un diritto IP può essere coordinata direttamente con gli aspetti contrattuali, doganali o contenziosi necessari per affrontarla.