Registrazione di un marchio noto in India: Nuove procedure

Il mercato indiano si trova in un periodo di grande crescita ed evoluzione; di conseguenza, le leggi e procedure in materia di protezione di marchi e di marchi noti (o “notori”) non possono che evolversi a loro volta, fornendo una maggior protezione e prevedendo la possibilità di registrazione diretta di un marchio in qualita’ di marchio noto. In questo modo, si rafforza lo scudo contro la contraffazione dei prodotti e, allo stesso tempo, si semplifica l’ingresso nel mercato Indiano.

Prima di lasciare spazio a piu’ approfondite osservazioni, occorre capire bene il concetto di marchio noto, cosi’ come originariamente riportato nel Trademark Acts del 1999, seguito successivamente dalle Trademark Rules del 2017 : un marchio noto “ è diventato tale nel relativo segmento di utenti che utilizzano tali beni o servizi fino al punto che l’utilizzo di tale marchio in relazione ad altri beni o servizi indicherebbe una connessione tra il commercio o fornitura di tali beni o servizi e una persona che usi il marchio in relazione alla prima indicata categoria di beni”. Da tale definizione sono stati enucleati indici piu’ specifici utili a coloro che registrano il marchio al momento della presentazione della domanda, ovvero: il riconoscimento e la conoscenza del marchio nei relativi segmenti di utenti, la durata, l’area geografica e l’estensione dell’uso del marchio, il numero di clienti effettivi o potenziali, il numero di persone coinvolte nei canali di distribuzione dei beni o dei servizi, etc.

Utile all’identificazione di un marchio noto sono le sentenze delle autorita’ competenti, quali l’Alta Corte Indiana, il Comitato di Appello per la Proprietà Intellettuale e la Corte Suprema, che hanno trattato i casi di circa 80 marchi, identificandoli quali marchi noti ed inserendoli nel relativo elenco consultabile sul sito governativo all’indirizzo https://ipindiaonline.gov.in/tmrpublicsearch/wellknownmarks.aspx

Dopo le Trademarks Laws del 2017, il sistema è cambiato. Come stabilito dalla No.124 delle Trademark Rules, 2017 , chiunque adesso puo’ fare domanda online inviando il modulo TM-M, congiuntamente ai documenti appropriati che specifichino le ragioni per cui il marchio dovrebbe essere considerato come un marchio noto (inclusi gli incassi annuali derivanti dalle vendite, pubblicità e promozioni, prove del riconoscimento del marchio in India e nel mondo, etc.) e gli avvenuti pagamenti.

Presentare domanda di registrazione di un marchio noto garantisce svariati vantaggi, soprattutto se consideriamo che la protezione è estesa a prescindere dal tipo di attività, beni o servizi per cui il marchio viene utilizzato e a prescindere dall’effettivo uso che ne viene fatto all’interno del territorio. Inoltre, la legge secondo cui e’ prevista la cancellazione del marchio dopo 5 anni e 3 mesi in cui questo non viene utilizzato non e’ applicabile all’interno del territorio indiano.

Secondo le Trademarks Rules, una volta effettuata la domanda, questa viene poi esaminata ed infine pubblicata sul Bollettino dei Marchi. Dal momento della sua pubblicazione, chiunque abbia interesse può presentare obiezione all’ufficio competente affinche’ il marchio non venga inserito nella lista di marchi noti. In assenza di obiezioni, o qualora queste non vengano accolte, il marchio verrà incluso nella lista dei marchi noti.

In conclusione, ogni marchio a cui è concesso lo status di marchio noto sostanzialmente ha una garanzia di estensione della protezione, riconoscendo al proprietario del marchio il diritto esclusivo all’utilizzo dello stesso contro ogni appropriazione non autorizzata. Ci si auspica che tali miglioramenti possano condurre ad un incremento della fiducia nel mercato indiano e nel suo sistema di protezione della proprietà intellettuale.

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