Lego v Lepin: una battaglia per le proprietà intellettuale

Introduzione

Il conflitto di lunga data tra LEGO, il produttore di giocattoli danese e LEPIN, un sottomarchio di Guangdong Loongon Animation & Culture Co., Ltd. (广东小白龙动漫文化股份有限公司) ha recentemente aggiunto un’altra sentenza sulla lunga serie di decisioni dei tribunali in merito ai diritti di proprietà intellettuale di entità straniere. Il contenzioso tra queste due parti racconta una storia fin troppo familiare ai marchi stranieri che investono nel mercato Cinese: i contraffattori opportunisti approfittano della reputazione di un marchio, imitano i loro prodotti e alla fine ingannano il pubblico con prodotti di qualità inferiore, che possono essere un pericolo per la sicurezza degli utenti finali.

Contesto

LEGO Group o LEGO, la società di produzione di giocattoli Danese, è forse meglio conosciuto per la produzione di giocattoli a marchio LEGO, i suoi parchi di divertimento (Legoland), così come i negozi al dettaglio a marchio LEGO, i film e i videogiochi.

Il gruppo combatte da tempo i falsari nei tribunali Cinesi e va notato che LEPIN non è l’unico contraffattore dei suoi prodotti nel mercato cinese (ad esempio altri come Lele o Bela). Con una pronunzia storica nel 2017, la Corte Suprema di Pechino ha emesso una sentenza riconoscendo il logo LEGO e il nome LEGO in cinese (乐 高) consentendo la più ampia protezione su un marchio proprio ai sensi della legge sui marchi cinesi e, in definitiva, ponendo LEGO in una posizione di vantaggio per perseguire le violazioni dei marchi.

Su questa base potremmo tornare al 2016, quando LEGO ha citato in giudizio LEPIN sostenendo che i produttori e i venditori di LEPIN avessero plagiato le proprie opere protette da copyright, sulla confezione e sulle decorazioni, costituendo una condotta di concorrenza sleale. Durante il processo, il Tribunale ha sottolineato che il modello tridimensionale e i corrispondenti omini LEGO appartenevano alla categoria delle opere d’arte protette dalla Legge sul copyright Cinese e poiché i prodotti LEPIN sono quasi identici a quelli dei prodotti LEGO, il Tribunale ha successivamente accertato la violazione del copyright di LEGO da parte di LEPIN.

Inoltre, l’imballaggio e le decorazioni dei giocattoli LEPIN erano ritenuti molto simili a quelli LEGO e tale somiglianza è stata ritenuta sufficiente a creare confusione tra i consumatori. Tale circostanza avrebbe potuto far ottenere a LEPIN opportunità di transazione che non erano di loro creazione, danneggiando le opportunità commerciali e il vantaggio competitivo di LEGO, violando la Legge sulla concorrenza sleale della Repubblica Popolare Cinese. Il Tribunale ha ordinato a LEPIN di cessare immediatamente di “produrre, vendere, esporre o in qualsiasi modo promuovere i prodotti in violazione” e a risarcire LEGO del danno subito per l’importo di circa RMB 4,5 milioni .

Una lotta continua

Lo scorso gennaio, LEGO ha ottenuto sentenze definitive favorevoli dal Tribunale per la Proprietà Intellettuale di Guangzhou al termine dei procedimenti di appello sollevati dagli imputati delle sentenze di primo grado su 18 violazioni del copyright e un caso di concorrenza sleale, come delineato nel paragrafo precedente. Le decisioni sono immediatamente esecutive.

Successivamente, il 2 settembre 2020, il Tribunale Intermedio del Popolo n. 3 di Shanghai ha condannato a pene detentive nove imputati per aver progettato, prodotto e venduto prodotti LEPIN ritenuti simili ai prodotti LEGO per nel loro imballaggio, progettazione e istruzioni per la costruzione. Il principale imputato ha subito una condanna a sei anni oltre ad una multa di RMB 90 milioni.

I crimini identificati dal tribunale hanno generato un importo di oltre 330 milioni di RMB. Una quantità esorbitante di entrate commerciali illegali per un caso di tutela degli IPR. Il tribunale ha ritenuto che i nove imputati avessero riprodotto o distribuito le opere d’arte protette da copyright di LEGO nella loro confezione, progettato e venduto a scopo di lucro senza il permesso del proprietario del copyright e che la loro condotta costituisse il reato di violazione del copyright.

Conclusione

La suddetta case history tra LEGO e i suoi contraffattori nel territorio Cinese purtroppo non è unica. Tuttavia nell’esaminare il lungo e arduo percorso di LEGO per la protezione della propria proprietà intellettuale, altri proprietari di marchi potrebbero essere ulteriormente incoraggiati a intraprendere azioni efficaci per proteggere la propria proprietà intellettuale. Tutto inizia segnalando le prove di un crimine o di sospetti criminali alle autorità di pubblica sicurezza, procurando, ed infine, perseguendo tali contraffattori in un contenzioso presso il Tribunale del Popolo.

La protezione dei diritti di proprietà intellettuale è fondamentale per proteggere la reputazione del marchio di un’azienda. Tuttavia, come recita il vecchio detto, prevenire è sempre meglio che curare. Nonostante sia impossibile garantire il desistere dei contraffattori, gli investitori stranieri dovrebbero tenere a mente i seguenti punti nella ricerca di un approccio proattivo alla protezione della proprietà intellettuale della loro azienda: registrazione effettiva di marchi, brevetti e diritti d’autore (sebbene volontaria, è fortemente raccomandata se l’azienda prevede di concedere in licenza o tutelare il lavoro protetto da copyright), assistenza professionale per i contratti relativi a qualsiasi transazione commerciale con terze parti, in particolare in situazioni in cui una società si sta impegnando nella concessione di licenze o franchising della loro proprietà intellettuale.

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