Consigli pratici per la registrazione dei marchi commerciali —— Il caso MUJI

Dopo quasi dieci anni si è giunti alla conclusione del caso del marchio MUJI. Il mese scorso, il tribunale di Pechino ha emesso la sentenza definitiva sulla controversia relativa alla violazione del marchio MUJI e ha condannato la società Giapponese Muji e le sue consociate a cessare immediatamente la violazione del diritto esclusivo di utilizzo del marchio registrato di Miantian Company e Beijing Natural Mill Corp.

Un marchio è un simbolo che distingue un determinato prodotto o servizio. Ogni marchio registrato è associato ad una specifica categoria di beni o servizi, utile per la ricerca, l’esame e la gestione del marchio. In Cina, i beni e i servizi sono suddivisi in 45 categorie. La società Muji, all’inizio dell’attività nel mercato cinese nel 1999, aveva depositato domande di registrazione del marchio in diverse classi ma non per la classe 24 (tessuti, biancheria da letto, asciugamani, ecc.).

Il 6 aprile 2000, la società cinese Hainan Nanhua aveva presentato la domanda di registrazione del marchio “无印良品” nella classe 24 presso l’Ufficio Cinese dei Marchi Commerciali (“CTMO”). A sua volta, la giapponese Muji aveva presentato domanda per il marchio “無 印 良品 MUJI ” nella stessa classe 24, ma solo il 12 aprile 2002. Il marchio veniva poi trasferito alla società Beijing Miantian Corp. Hainan Nanhua. Successivamente, nel 2015, la società Beijing Miantian citava in giudizio la giapponese Muji per violazione del diritto di esclusiva del marchio .

La Legge sui Marchi Commerciali in materia di registrazione in Cina, stabilisce che vige il principio “first come, first serve”. La regola di diritto si basa sulla individuazione del momento della domanda di registrazione come base legale per ottenere il diritto esclusivo di un marchio. Il diritto esclusivo di utilizzo del marchio appartiene a colui che per primo ne richiede ed ottiene la registrazione. L’uso precedente non può essere utilizzato come presupposto per vantarne il diritto esclusivo. Anche nel caso in cui il marchio commerciale sia utilizzato correntemente, non è possibile può ottenere il diritto esclusivo di utilizzo senza richiedere la registrazione presso il CTMO.

Pertanto, la pianificazione della registrazione del marchio per una prevedibile manovra di mercato è di vitale importanza, tanto da fare la differenza tra il successo o il nulla di fatto. Per massimizzare l’efficienza economica della registrazione del marchio, è necessario effettuare la contabilità dei costi per determinare l’ambito della registrazione.

In primo luogo, i prodotti di base e le caratteristiche dei loro marchi, inclusi il nome cinese, il nome inglese e la grafica, devono essere valutati per preparare il piano di registrazione dei marchi in Cina. Nel “caso Muji”, la società giapponese non è riuscita ad analizzare in modo approfondito la categoria di prodotti relativi al mais nel mercato cinese e ad adottare contromisure per ovviare alle relative complicazioni, come ad esempio la ridenominazione. Anche se il marchio in lingua inglese è stato registrato con successo, un’impresa deve anche accertarsi che il nome cinese non sia già stato registrato e prestare soprattutto attenzione ai caratteri tradizionali cinesi.

In secondo luogo, la registrazione dei marchi aziendali deve essere effettuata in modo organizzato in funzione delle seguenti domande. Quali marchi sono utilizzati prevalentemente? Esiste una serie di linee di prodotti? Quali sono i prodotti di punta? Quali sono i prodotti più promettenti?

È difficile riuscire a registrare i marchi in tutte le classe nel mondo. Tuttavia, sulla via dell’espansione internazionale, come parte della strategia in materia di diritti di proprietà intellettuale delle imprese, anche la strategia dei marchi deve essere lungimirante. In caso contrario, le imprese inevitabilmente incontreranno  potenziali controversie sulla proprietà intellettuale.