L’India aderisce alla Convenzione di Parigi (1883-1976), al trattato PCT (1970) e al trattato di Budapest per il riconoscimento Internazionale dei depositi di microorganismi per scopi brevettuali del 1977 ed è membro del WIPO (1967).
A livello nazionale, in India esistono una legge brevetti (Patent Act risalente al 1970 con ultimo emendamento del 2005) e un regolamento brevetti (Patent Rules del 1972 con ultimo emendamento del 2006).
In India, i requisiti perche’ un brevetto sia applicabile sono:
Novita’ assoluta (pertanto, ciò che è noto non può essere oggetto di brevetto);
Inventive Step (deve avere almeno una caratteristica dell’invenzione, non essere ovvio, sviluppare un progresso tecnologico o raggiungre un particolare traguardo economic);
Applicazione industriale (l’invenzione deve essere realizzabile, o utilizzabile all’interno dell’azienda).
Brevetti per utility models in India non sono riconosciuti, ma i brevetti aggiuntivi (the patent of addition) possono rappresentare una ottima alternativa se si desidera proteggere una invenzione base (basic invention) con un regolare deposito. In India la durata di un brevetto e’ di 20 anni a partire dalla data di compilazione, mentre, come menzionato sopra, la durata di un brevetto aggiuntivo (patent of addition) dovrebbe esse pari al tempo rimasto per il brevetto principale (parent patent).
Il territorio indiano copre una superficie vastissima (circa 3.2 millioni di km ²) ed e’ servito dall’IPO, Indian Patent Office, attraverso 4 uffici rispettivamentea a Kolkata, Mumbai, Delhi e Chennai. Mentre un cittadino indiano ha l’obbligo di depositare una domanda di brevetto presso l’ufficio più vicino alla propria residenza (o alla sede dell’attività, in caso di persona giuridica), un richiedente straniero può veicolare la scelta dell’ufficio eleggendo un mandatario che abbia la propria sede operativa più vicina all’ufficio prescelto.
Statistiche elaborate da colleghi locali quotano l’ufficio di Mumbai come il più efficiente per le pratiche aventi per oggetto soluzioni elettriche (o elettroniche), meccaniche e chimiche. L’ufficio di Chennai, invece, si dimostra il più rapido per domande relative a soluzioni biotecnologiche.
In India è possibile depositare la domanda di brevetto in una delle due lingue ufficiali di procedura: Hindi o inglese. Nel caso in cui l’invenzione non sia del tutto definita ma sia necessario avere una data di deposito in India è possibile depositare la cosiddetta provisional application (domanda provvisoria). La provisional application può contenere esclusivamente una descrizione provvisoria (illustrante solo la natura dell’invenzione senza le rivendicazioni) e deve essere seguita entro dodici mesi dalla data di deposito da un deposito regolare di brevetto. I tempi di concessione di un brevetto in India variano dai 3 ai 5 anni a seconda della complessità del caso, del carico di lavoro che ha l’ufficio brevetti e dalla volontà del titolare di ottemperare alle richieste dell’ufficio e/o alle scadenze procedurali il prima possibile e comunque non a ridosso del termine previsto dalla legge.
Una volta depositata la domanda, l’Ufficio svolge un primo rapido esame per constatare il soddisfacimento dei requisiti formali (ad esempio se l’inventore ha consegnato i documenti di assignment necessari al deposito, se la domanda contiene tutte le parti previste dal Regolamento, se non ha per oggetto qualcosa di esplicitamente non tutelabile, etc.). Aspetto particolare per il titolare di brevetto in India è l’obbligo, a mezzo del mandatario locale eletto, di depositare, entro sei mesi dalla data di deposito, una dichiarazione indicante in dettaglio le corrispondenti domande parallele depositate all’estero (collegate a quella appena depositata) appartenenti quindi alla stessa famiglia brevettuale. Prima fase procedurale successiva al deposito della domanda è la richiesta d’esame sostanziale (anche nota come RFE Request For Examination).
Questa richiesta può essere effettuata entro il termine limite di 48 mesi dalla data di deposito della domanda. Per questo motivo, la variabilità dei tempi di concessione delle domande in India dipende anche dai tempi di richiesta della RFE (molti corrispondenti consigliano al deposito della domanda in India anche la contestuale richiesta della RFE). Alla richiesta d’esame sostanziale, l’Esaminatore provvede a elaborare e fornire al titolare della domanda un report (anche noto come FER First Examination Report) contenente osservazioni sul soddisfacimento della novità dell’invenzione e più estensivamente della brevettabilità della stessa. I tempi di elaborazione e consegna dell’opinione sono circa di due anni dalla data di RFE. Ricevuto il rapporto di esame, il titolare della domanda di brevetto ha tempo 12 mesi per superare le obiezioni dell’Esaminatore. Dal momento che non è escludibile che l’Esaminatore possa, a una prima replica, emettere un nuovo rifiuto provvisorio, è nell’interesse del titolare della domanda provvedere a rispondere al FER quanto prima (anche in questo casi i corrispondenti consigliano di rispondere al FER entro tre mesi da ricevimento). La concessione del brevetto viene emessa una volta superate con successo tutte le obiezioni contenute nella FER.
Come far valere i diritti di brevetto
L’illecito contraffattorio si manifesta in India ogni qualvolta un soggetto produce, vende o importa un prodotto brevettato o, nel caso di brevetto di processo, produce, vende o importa un prodotto direttamente ottenuto dal processo. La causa può iniziare solo con il brevetto concesso e all’interno di un periodo di 3 anni dalla data dell’episodio di contraffazione (in altre parole entro tre anni da quando il titolare del brevetto è venuto a conoscenza dell’illecito contraffattorio). Le cause in India hanno una durata processuale variabile dai tre ai cinque anni a seconda della complessità del caso. La causa può essere instaurata presso le Corti Distrettuali (District Court) o presso l’Alta Corte (High Court). La causa può essere radicata:
Nel tribunale limitrofo al posto dove il contraffattore ha la sede d’affari, la sede di un ramo d’azienda, o dove svolge l’attività.
Nel tribunale limitrofo al posto dove i prodotti in contraffazione sono realizzati o venduti.
I rimedi per il titolare di un brevetto esperibili durante una causa per contraffazione sono:
Ex parte Interim Injunction – a seconda della giurisdizione del tribunale, le corti indiane possono concedere inibitorie nel corso della causa per le quali è inibito al contraffattore la realizzazione del prodotto contraffatto;
Misure cautelari per le quali il Tribunale può richiedere la ricerca nei locali della controparte dei prodotti contraffatti o il sequestro degli stessi.
Dal momento che le richieste di inibitorie capitano con maggiore frequenza, per competenza territoriale, presso Le Corti Distrettuali è consigliato seguire un rito ordinario richiedendo una procedura accelerata piuttosto che l’inibitoria. Ciò in virtù del fatto che le Corti Distrettuali sono spesso portate a lunghe considerazioni su contesti giuridico/legali con relative decisioni (di ammissione o rigetto dell’inibitoria) emesse molto spesso senza entrare nel merito tecnico della violazione brevettuale.
LO STATEMENT of WORKING
In India, dopo la concessione del brevetto, ogni 31 Marzo, il titolare del brevetto ha un appuntamento fisso: lo statements of working.
Lo statements of working è un resoconto dello sfruttamento del brevetto da parte del titolare o, in caso contrario, della consapevolezza del titolare di mettere a disposizione di terzi il proprio brevetto per la richiesta di una licenza.
Questa dichiarazione deve indicare se l’invenzione è stata prodotta in India e specificare se il brevetto è stato concesso in licenza o sub-licenza; lo statement of working termina con la formulazione di un giudizio sul soddisfacimento della domanda di mercato indiano.
Un brevetto che per tre anni consecutivi non è sufficientemente prodotto diventa vulnerabile e passibile di richiesta da parte di terzi di licenza obbligatoria. Ignorare questa dichiarazione può comportare al titolare una multa fino a 1 milione di Rupie (circa 13.000 €), mentre fornire indicazioni false può comportare al titolare una reclusione fino a sei mesi o una multa o entrambe.
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