Il recente lodo dell’arbitrato dell’OMC sulla controversia tra Cina e Unione europea riguardo le anti-suit injuctions (ASIs) nei casi di brevetti essenziali per gli standard (SEP) ha attirato grande attenzione nei gruppi del commercio internazionale e della proprietà intellettuale. Questo articolo esamina l’intero iter del caso DS611, analizzando le principali determinazioni del collegio arbitrale, il ragionamento giuridico alla base della decisione e le potenziali ripercussioni per il sistema di enforcement dei brevetti in Cina e la strategia internazionale in materia di proprietà intellettuale.
Contesto della controversia sui brevetti essenziali per gli standard tra Cina e UE
Il caso OMC DS611 è nato dalle crescenti tensioni tra la Cina e l’Unione europea su come i tribunali gestiscono le controversie relative ai brevetti essenziali per gli standard (SEPs). I SEPs sono brevetti che coprono tecnologie necessarie per gli standard industriali ampiamente utilizzati, come 5G, Wi-Fi o Bluetooth. Poiché tutti necessitano di accedere a queste tecnologie, i titolari dei brevetti devono concedere licenze a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND). Nella pratica, tuttavia, le aziende spesso non sono d’accordo su cosa possa essere considerato “equo e ragionevole”, il che conduce regolarmente a contenziosi.
Un punto centrale della controversia è stato l’esercizio delle anti-suit injuctions (ASIs) in Cina. Un’ASI è un’ordinanza emessa da un tribunale che impedisce a una parte di avviare o far eseguire procedimenti legali in un altro Paese mentre il procedimento è in corso nel Paese di origine. In altre parole, se un tribunale cinese emette un’ASI, può impedire ad una società europea di intentare una causa in Europa (o di far eseguire una sentenza europea) fino al termine del procedimento cinese. Per garantirne l’osservanza, i tribunali impongono spesso multe giornaliere molto elevate.
Tra il 2020 e il 2022, i tribunali cinesi hanno emesso almeno cinque ASIs di particolare rilievo in casi che coinvolgevano aziende tecnologiche internazionali. Queste ordinanze non solo hanno bloccato i procedimenti paralleli all’estero, ma hanno anche imposto pesanti sanzioni finanziarie, talvolta raggiungendo centinaia di migliaia di dollari al giorno. Dalla prospettiva dell’UE, ciò appariva come una protezione per le aziende cinesi contro i titolari di brevetti stranieri.
Le preoccupazioni sono aumentate quando il Presidente della Corte Suprema del popolo della Repubblica Popolare Cinese ha pubblicamente richiesto lo sviluppo di “un sistema di anti-suit injuctions con caratteristiche cinesi”, collegandolo direttamente agli interessi nazionali. Il sistema giudiziario cinese ha anche promosso le decisioni ASI come “casi modello”, indicando che non si trattava di giurisprudenza isolata, ma di una politica più ampia.
Di conseguenza, l’UE ha formalmente sottoposto la questione all’OMC. Il 22 febbraio 2022, ha richiesto consultazioni con la Cina. Quando i colloqui non hanno risolto la questione, l’UE ha presentato una richiesta di costituzione di un collegio dell’OMC il 27 dicembre 2022. Il panel è stato istituito il 27 gennaio 2023, segnando l’inizio ufficiale del procedimento OMC DS611.
Procedimenti del collegio e conclusioni iniziali
Il panel dell’OMC ha dedicato gran parte del 2023 e del 2024 esaminando la contestazione dell’UE relativa all’uso da parte della Cina delle ASIs. L’UE ha articolato la sua argomentazione attorno a tre questioni centrali. In primo luogo, ha sostenuto che tale pratica fosse in contrasto con diverse disposizioni dell’Accordo TRIPs, poiché le ASIs impedivano ai titolari di SEPs di far valere i propri diritti all’estero. In secondo luogo, ha affermato che la Cina avesse violato gli obblighi di trasparenza ai sensi dell’Articolo 63 dell’Accordo TRIPs, omettendo di pubblicare rilevanti sentenze relative alle ASIs, in particolare la decisione Xiaomi c. InterDigital, che ha introdotto nuovi principi sugli effetti globali delle ASIs. Infine, l’UE ha sostenuto che l’approccio della Cina fosse incoerente con il suo Protocollo di Adesione all’OMC, che richiede agli Stati aderenti di applicare le leggi in modo uniforme, imparziale e ragionevole.
La Cina si è difesa insistendo sul fatto che le ASIs fossero strumenti procedurali legittimi previsti dal suo diritto civile, utilizzati dai giudici in circostanze specifiche, anziché applicati come parte di una politica generale. Le autorità hanno sottolineato che queste ordinanze vincolano solo le parti davanti ai tribunali cinesi e non interferiscono direttamente con il funzionamento dei tribunali stranieri. A sostegno di questa visione, la Cina ha citato il caso Lenovo c. Nokia, dove un tribunale aveva rifiutato di concedere un’ASI, come prova che non vi fosse un pregiudizio sistematico a favore di tali misure.
Il 24 aprile 2025, il panel ha pubblicato il suo rapporto finale, che ha fornito un risultato contrastante. Da un lato, ha accettato l’argomentazione dell’UE che la Cina mantenesse una politica “non scritta” di incoraggiamento delle ASIs nelle controversie sui brevetti essenziali. Il panel è giunto a questa conclusione indicando le somiglianze nel ragionamento, nei tempi e nella base giuridica di diversi casi, nonché il ricorso ripetuto di multe giornaliere cumulative che andavano oltre la prassi precedente. Dall’altro lato, il panel ha respinto in gran parte le richieste sostanziali dell’UE ai sensi dell’Accordo TRIPs. Ha stabilito che l’Accordo non si estende al controllo degli effetti extraterritoriali delle ordinanze, che i diritti sui brevetti sono di natura territoriale e che le ASIs non rientrano nelle procedure di enforcement o nelle disposizioni sulle ordinanze previste dal TRIPs.
Il panel ha tuttavia concordato con l’UE su un punto importante: la trasparenza. Ha ritenuto che la Cina avesse violato i suoi obblighi non pubblicando la sentenza Xiaomi c. InterDigital, che ha stabilito nuovi principi sulla portata globale delle ASIs. Al contempo, il panel ha respinto le richieste dell’UE ai sensi del Protocollo di Adesione, concludendo che non vi erano prove sufficienti per dimostrare che la Cina applicasse le ASIs in modo sistematicamente pregiudizievole o ingiusto.
Questi risultati hanno portato a vittorie parziali per entrambe le parti. Mentre l’UE è riuscita a dimostrare l’esistenza di una politica cinese sulle ASIs e ad ottenere una sentenza sulla trasparenza, non è riuscita a convincere il panel che tali pratiche violassero il TRIPs o gli impegni assunti dalla Cina al momento dell’adesione. Il risultato ha posto le basi per l’appello dell’UE, alimentato dalla frustrazione per quella che considerava un’interpretazione eccessivamente restrittiva degli obblighi del TRIPs da parte del panel.
L’appello MPIA e il lodo arbitrale
Dopo il rapporto del panel, l’UE ha deciso di fare appello nell’ambito del Multi-party Interim Appeal Arbitration Arrangement (MPIA), un sistema creato da diversi membri dell’OMC dopo che l’organo di appello dell’OMC è divenuto inoperativo nel 2019. A differenza di una nuova udienza, l’appello si è concentrato sull’interpretazione giuridica anziché sulle conclusioni di fatto, con l’UE che ha sostenuto che il panel avesse interpretato le disposizioni del TRIPs in modo troppo restrittivo.
L’arbitrato MPIA è stato condotto da un tribunale composto da tre membri presieduto da Penelope Ridings, con Claudia Orozco e Mateo Diego-Fernández Andrade come co-arbitri. Le udienze si sono svolte il 4-5 giugno 2025, e il caso ha attirato una notevole attenzione internazionale: tredici terze parti, tra cui Stati Uniti, Giappone e Regno Unito, sono intervenute. Molte delle quali hanno sottolineato che l’esito avrebbe costituito un precedente importante per le controversie globali sui SEPs.
Il 21 luglio 2025, gli arbitri hanno emesso il loro lodo. Il loro ragionamento ha concesso all’UE alcune vittorie importanti, anche se non assolute. In particolare, hanno ribaltato l’interpretazione restrittiva dell’Articolo 1.1 del TRIPs da parte del panel, sostenendo che, pur non creando un regime sovranazionale di enforcement della proprietà intellettuale, i membri devono attuare i loro obblighi in modo da non compromettere la capacità degli altri Paesi di proteggere la proprietà intellettuale all’interno dei propri territori. Questo ha ampliato la percezione dell’ambito del TRIPs, riconoscendone le implicazioni transfrontaliere.
Il tribunale ha anche assunto una visione più ampia dei diritti di licenza sui brevetti, stabilendo che il TRIPs tuteli non solo il diritto di detenere e far valere i brevetti a livello nazionale, ma anche la capacità dei titolari dei brevetti di negoziare e concludere contratti di licenza. In questo contesto, hanno accettato che le ASIs possano interferire con i diritti che il TRIPs intende proteggere. Inoltre, gli arbitri hanno concordato con il panel che l’uso delle ASIs da parte della Cina costituiva una politica coerente anziché una semplice raccolta di decisioni giudiziarie isolate, rendendola quindi soggetta a scrutinio da parte dell’OMC.
Contemporaneamente, l’arbitrato ha confermato diverse conclusioni favorevoli alla Cina. Ha confermato che le ASIs non violano direttamente le specifiche disposizioni del TRIPs sui diritti di brevetto; che le pratiche della Cina non violano gli impegni di adesione all’OMC; e che la natura territoriale dei brevetti secondo il TRIPs rimane intatta.
Il risultato è stato quindi eterogeneo. Il Ministero del Commercio della Cina ha accolto con favore le parti della sentenza che sostenevano la sua posizione, esprimendo al contempo insoddisfazione per quella che ha definito un’interpretazione eccessivamente estensiva del TRIPs. L’UE, sebbene più contenuta nella sua reazione pubblica, ha potuto rivendicare dei progressi: ha ottenuto un’interpretazione più ampia del TRIPs e il riconoscimento che le pratiche ASI della Cina rappresentano una politica contestabile, anche se non ha prevalso su tutti i fronti.
Implicazioni e conclusioni
Il lodo arbitrale dell’OMC nella causa DS611 offre un esito equilibrato con conseguenze sia per la Cina che per il sistema globale della proprietà intellettuale. Chiarisce come le anti-suit injuctions possano essere utilizzate nell’ambito delle norme del commercio internazionale, segnalando che i tribunali cinesi dovranno esercitare maggiore cautela e trasparenza, soprattutto quando le misure hanno effetti extraterritoriali. Per quanto riguarda la licenza di brevetti essenziali per gli standard, la sentenza riequilibra moderatamente le negoziazioni, conferendo ai titolari di diritti stranieri un ulteriore vantaggio, pur lasciando intatta gran parte della prassi cinese preesistente. Allo stesso tempo, il caso illustra l’engagement costruttivo della Cina nel processo MPIA e il suo continuo sostegno alla risoluzione multilaterale delle controversie, anche se con risultati contrastanti. Più in generale, la decisione sottolinea come il diritto della proprietà intellettuale sia ormai centrale nella governance tecnologica globale. Accogliendo le richieste di entrambe le parti, essa convalida aspetti chiave del quadro normativo cinese in materia di applicazione delle norme, fissando al contempo dei limiti alla portata transfrontaliera degli strumenti giuridici nazionali. Con l’espandersi delle controversie relative al 5G, all’IoT e ad altre tecnologie avanzate, i principi stabiliti nella decisione probabilmente influenzeranno l’evoluzione della governance globale della proprietà intellettuale per gli anni a venire, dimostrando che anche in un’epoca di tensioni geopolitiche, istituzioni come l’OMC rimangono rilevanti per gestire complesse dispute internazionali.