La Corte Suprema di Delhi, in una recente sentenza, datata aprile 2018, ha stabilito che la vendita di cioccolatini sotto il nome di ‘GOLDEN PASSION’ costituisce un atto di concorrenza sleale nei confronti di Ferrero ed ha inoltre dichiarato che i marchi e i segni distintivi di “Ferrero Rocher” sono da considerare marchi noti ai sensi della Legge sui Marchi del 1999.

Di conseguenza, la Corte Suprema di Delhi ha imposto al convenuto di porre termine alla violazione e di risarcire Ferrero per i danni subiti.

Di seguito trovate riassunti i fatti principali della controversia.

L’Attore No.1 era FERRERO SpA (Italia), una societa’ fondata nel 1946, parte del gruppo Ferrero. E’ considerato uno dei 4 più grandi produttori di dolci al mondo e nel 2012 impiegava piu’ di 22.000 dipendenti. Secondo il Reputation Institute Survey del 2009, citato in riviste come The Economist e Forbes, e’ anche una delle societa’ più conosciute al mondo. L’Attore No. 2 e’ Ferrero India Private Limited, una societa’ attraverso cui Ferrero SpA opera nel mercato indiano e che e’ stata costituita nel 2008. Va sottolineato che i prodotti Ferrero circolano nel mercato indiano da molto prima dell’apertura della filiale indiana.

Gli attori sostenevano che i cioccolatini Ferrero Rocher erano stati disponibili in India per molto tempo e che avevano un notevole numero di consumatori, testimoni dell’unicita’ del gusto e della particolarita’ della forma e della confezione.

Il Convenuto No.1 era un importatore che rivendeva in India i cioccolatini GOLDEN PASSION, molto simili ai FERRERO ROCHER commercializzati dagli attori. I cioccolatini Golden Passion erano prodotti in Cina dal Convenuto No. 2, ossia una societa’ che produceva i cioccolatini Golden Passion e poi li esportava in India.

 

Gli attori hanno tutelato i propri diritti di proprietà intellettuale in tutto il mondo, compresa India, effettuando la registrazione dei propri marchi commerciali, tra i quali “FERRERO ROCHER”. In particolare, gli attori hanno prestato molta attenzione nel proteggere e far valere i propri diritti esclusivi relativi ai marchi e ai segni distintivi di FERRERO ROCHER, come confermato dai procedimenti giudiziari avviati in India e nel resto del mondo.

La Corte, nelle proprie motivazioni, ha sostenuto che il marchio FERRERO ROCHER ed i relativi segni distintivi sono da considerare marchi notori, grazie alla commercializzazione in svariati Paesi e all’ottima reputazione di cui i prodotti godono in tutto il mondo sin dal 1982 ed alla loro conseguente registrazione.

Nell’atto di citazione, gli attori sostenevano che la forma e le altre caratteristiche tipiche della confezione dei cioccolatini FERRERO ROCHER costituiscono un segno distintivo e sono dunque tutelati dalla legge come marchi notori, come previsto dalla Sezione 11 (6) della Legge sui Marchi del 1999.

 

I cioccolatini venduti dai convenuti erano identici anche per la confezione ai cioccolatini FERRERO ROCHER.

 

Quindi, l’uso improprio effettuato dai convenuti creava nelle menti dei consumatori il falso convincimento che:

 

 

  1. i) i convenuti fossero autorizzati a usare il marchio degli attori;
  2. ii) vi fosse un collegamento tra convenuti e attori.

 

Di conseguenza, la Corte Suprema di Delhi con un’ordinanza provvisoria del 26.03.2014 ha proibito ai convenuti:

  1. i) la produzione, la vendita, la pubblicizzazione, secondo qualsiasi modalità diretta o indiretta dei cioccolatini Golden Passion o qualsiasi altro prodotto che violi i marchi o i segni distintivi degli attori;
  2. ii) l’utilizzo dei segni distintivi, della confezione, della combinazione cromatica e del layout realizzato ad imitazione dei segni distintivi di FERRERO ROCHER, che comportino l’indebolimento delle caratteristiche distintive del marchio e dei segni distintivi di titolarità degli attori.

Inoltre, in considerazione del fatto che gli attori avevano anche sofferto un grave danno alla reputazione, riconosceva loro sia il diritto al risarcimento dei danni subiti, anche a titolo di danni punitivi.

In conclusione, in considerazione dei fatti e delle circostanze del caso, la Corte ha condannato i convenuti al pagamento di 10,00 Lac rupie in favore degli attori per le violazioni dei marchi registrati, dei segni distintivi e per l’inottemperanza all’ordinanza provvisoria. Inoltre la Corte ha condannato i convenuti a corrispondere un interesse pari al 10% annuo sui danni calcolati a partire dalla data di introduzione del giudizio sino all’effettivo soddisfo. Le spese processuali sono state poste a carico dei convenuti.

Lo Studio D’Andrea & Partners affianca le società nella tutela dei diritti di proprieta’ intellettuale in INDIA. Per qualsiasi richiesta o chiarimento, non esitate a contattarci via email all’indirizzo  info@dandreapartners.com