2020.3.11

知识产权保护由防御型向主动型转变——新商标法的影响

防御性注册是在中国法律、行政知识产权保护体系中常用的一种策略，尤其是在商标保护方面更是如此。在主要商标在主要经营范围类别下注册后，商标所有权人通常会将注册范围扩大到商品或服务可能带来竞争或负面影响的其他相关类别，此种注册的扩展通常被认为是防御注册。

现在，由于中国法律体系的不断发展完善，特别是2019年新商标法的实施，我们可能需要将知识产权保护战略的重心从防御性注册转移到主动型措施上来。

1.注册登记-申请在先原则与恶意抢注

对于刚刚进入中国这样一个行政体系庞大的国家的外国公司而言，在谈到如何保护知识产权时，首先要强调的总是知识产权注册登记。

区别于使用在先原则，中国是一个采用典型的申请在先原则的国家。以商标保护为例，商标应当经商标局注册登记后方能获得依法保护，如有两个或两个以上的申请人就相同或者近似的商品或者服务申请注册相同或者相同的商标，“申请在先的商标”将获得核准予以注册登记[1]。

同时，中国在商标注册领域也采用了《商标注册用商品和服务国际分类》(尼斯分类)，这意味着你可以选择将商标注册在45种商品和服务的分类以及其中的各个子类下。

这两种机制的结合，及通常情况下进行商标抢注对于一家公司而言完全可以接受的成本，在中国造成了大量的商标恶意抢注。

因此，如客户就商标注册咨询，我们将始终建议：

主要商标不仅应在主营业务范围的商标分类下注册登记，还应在某些必要的类别下注册，如互联网、移动产品和服务类别，还应在未来潜在的业务类别下注册，在与主营业务相关的、类似的业务类别下注册。
在主商标注册的同一类别注册近似或类似的商标、在业务相关的类别和可能对声誉或印象产生负面影响的类别下注册近似或类似商标。
如果条件允许，我们建议进行全类商标注册。

上述第二条建议可以被称为防御性注册，其理念就在于：在商标侵权发生前，提前通过知识产权注册登记而构建在先使用权网络提供防御性的保护。但是，随着《中华人民共和国商标法》的新修订，情况可能会稍有不同。

2．防御性商标与修订后的商标法

中国并没有像日本和澳大利亚一样建立防御性商标制度。随着大规模的商标侵权行为出现，甚至互联网上注册商标交易市场的出现，商标注册申请人只能将大规模的防御性商标注册为普通商标。为避免撤销、注销，商标权利人必须使用商标来达到法律对于使用的要求，否则，商标权人就有可能失去这些防御性商标。

在《商标法》修订前，能制止防御性注册或商标抢注的法律依据并不十分充分，而在实质审查时对恶意抢注的限制也无法全部覆盖防御性商标或抢注的情形。如果商标使用人并不是在中国注册登记的权利人，他就没有太多理由或法理基础来组织商标通过注册，而这又恰巧是许多外国公司曾面临的问题。而如果假冒商标被核准注册登记后，商标原使用人也就没有十分充足的理由来提出商标无效。那么此时商标原使用人只能购买该假冒商标，或必须等待3年后，以3年未使用为理由申请商标无效。

不过，依照2019年新修订的《商标法》，在第4条新增了，“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。“

“不以使用为目的”及“恶意”的条件也成为提出商标异议和商标无效的理由之一，并在商标注册审核中及通过后都设置了一层限制。商标异议可对恶意抢注及防御注册都产生阻碍[2]，商标无效则是恶意抢注被核准后一项重要的补救措施。于此同时，由于最高人民法院的相关司法解释尚未出台，全国人民检察院也尚未发布《审查裁决规范指南》，关于如何定义“恶意”及“以使用为目的”的定义，我们需要密切关注后续立法进程及法律更新。

以“不以使用为目的和恶意”为理由，防御性注册今后很可能将更难以获得核准，采取防御性注册的门槛也可能会设置得更高。

有些情况下，在商业竞争中使用防御性注册策略的意图是否属于“明知”及“无诚信”尚且不可定论，举例来说，有些公司可能会采取与竞争对手近似或相同的商标，或抢注其潜在商标的手段来排除其进入中国市场或阻止其在中国的发展。就我所知，有许多的中国本土品牌就在与跨国公司的竞争中倒在了以保护知识产权为名的防御性注册策略之下。

然而，虽然有关防御性商标是否属于“恶意”注册尚未有所定论，在某种程度上，“不以使用为目的”就是防御性注册的一种性质——防御性商标不是为了使用而注册的，因为大多数时候它们根本不会被使用，这也是它们被称为防御性的部分原因。目前，凭经验，从制止恶意抢注，释放未使用的商标资源，以及提供更强有力的知识产权保护的立法意图上来说，“恶意”可能涵盖了“明知”及“无诚信”的含义，而“以使用为目的”则可以从商标撤三的规定解释为，以使用为目的，商标必须意图以“公开、真实、合法、商业地”使用。尽管有些权利人会对防御性商标进行最低限度使用，但显然仍旧很难满足上述标准。

这一切发生的原因是中国政府倾向于开放国内市场，并试图引进更多新的外国企业。为此，中国正在整顿中国的知识产权大环境。这也能从新的《外商投资法》和《外商投资法实施条例》[3]，最新的《中美经济贸易协定》[4]以及正在起草的《专利法》修正案上看出。从这些立法进程上，我们可以清楚地看到中国政府对加强知识产权保护的承诺。

3.向主动型措施的策略转向

就以上的观察，我们估计知识产权保护策略的重点将有从防御性登记向采取更积极主动的措施的转向。

在商标保护方面，采取主动型措施是指以监控为基础的检测体系，同时主动采取法律和行政上的措施来制止侵权，例如申请商标异议、商标无效和商标撤销。

商标撤销——已经注册的商标没有正当理由连续三年不使用而被他人依法提出撤销商标申请的商标撤销制度一直是商标权人或利害关系人面临商标侵权时的一种救济手段。但由于需在注册登记3年后的时间限制，与商标异议和商标无效制度相比，商标撤三制度可能会有点低效。

商标异议——如果任何个人或团体想商标注册申请程序3个月的公告期内对商标申请提出异议，新修订的《商标法》为提出异议阻止假冒商标注册提供了更广泛的法律依据。商标异议一经提出，将阻碍注册登记进程延长大约9个月的时间。

商标无效——如果假冒商标通过审查并被核准注册，原所有人或利害关系人可以申请商标无效并尝试要求注销该商标。无效也会使侵权人付出更多的成本予以应对。

其他措施——为停止侵权行为，其他措施应在前述主动型措施的基础上一并考虑，比如向行政机关报告和提起民事诉讼的措施。中国行政机关拥有广泛而重要的调查权，可以采取快速的缉获保护措施。经有关部门认定的，可以处以罚款的行政处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。而民事诉讼，尽管耗时良久，但能够获得经济赔偿，能通过法院强制执行。

要做到积极主动，需要更快、更早的反应，更有效、更专业地处理检测到的情况。积极采取措施，监督是基础。为了帮助改进，我们提出以下建议：

监控被许可人/特许经营人/贴牌代工供应商。在知识产权的各种使用中，在授权许可，特许经营以及贴牌代工下的第三方的使用总是存在着商标滥用和商标权稀释的风险。即使是贴牌加工，有时也会有中国供应商恶意注册的情况存在。如果存在此类商标使用，请注意，不应允许被许可人/特许经营人/供应商注册与原始商标近似或相同的商标，因为这将导致您的品牌被稀释。
注意授权期限。在监测与知识产权有关的活动时，，特别是如果涉及任何自动续约条款时，应将授权期限再三考虑。自动续约条款虽然可以节省重新谈判的开支，但如果不加注意，就会无视所有者的意愿自动延长合同的有效期，从而导致商标权稀释。
监控竞争对手。关于竞争对手的信息，基本上越多越好，如可能，他们的研究与开发活动，他们的市场营销活动，以及类似商标注册的任何与知识产权相关的活动都应设法监控。这将是一场与商业机密保护的斗争，可能需要采取一定的激进策略，但仍然需要显示出一定的尊重：不应采用不正当竞争手段。
监控市场。除了合作方及竞争方之外，在现在这个互联网能够承载绝大部分商业业务的时代，无论是国内还是国际市场，都需要受到监控。
向海关申报将商标备案。向海关申报将商标备案是一种保护知识产权的实用的方法，但很容易被许多所有权人遗忘。商标备案一般需要3-5个月，一经批准，有效期为10年。商标一经备案，有助于海关发现并锁定侵权商品（无论是进口还是出口的商品），并及时行使海关巨大的行政权力制止侵权行为（例如扣押侵权商品）。

4.结论

综上所述，我们得出结论如下：