От оборонительной до проактивной защиты ПИС — Влияние нового закона О товарных знаках

Защитная регистрация — это стратегия, широко используемая в рамках китайской правовой и административной системы охраны ИС, особенно в отношении охраны товарных знаков. После регистрации основного товарного знака по классам, имеющим ключевое значение для бизнеса, владельцы, как правило, продлевают срок действия регистрации на другие смежные классы или классы, в которых товары или услуги окажут конкурентное или негативное влияние. Продление срока действия регистрации, как правило, рассматривается как оборонительная регистрация.

В настоящее время в связи с постоянным развитием китайской правовой системы, в частности, с введением в действие нового Закона о торговых марках в 2019 г., нам, возможно, придется сместить акцент в стратегии охраны ИС с оборонительной регистрации на упреждающие меры, которые необходимо принять.

 

1. Регистрация — действия правила о приоритете на основании первой регистрации и умысел на самозахват.

Когда речь идет о том, как охранять ИС иностранной компании, недавно вышедшей на китайский рынок, страны, известной своей массовой административной деятельностью, всегда в первую очередь следует отметить регистрацию.

Вместо правила «первого использования» Китай является типичной страной, которая принимает принципы » приоритета на основании первой регистрации». Возьмем в качестве примера охрану товарного знака, товарный знак должен быть зарегистрирован Бюро по товарным знакам для получения охраны в соответствии с законом, и когда два или более заявителя подают заявку на один и тот же или идентичный товарный знак для одних и тех же или схожих товаров или услуг, разрешение выдается «на товарный знак, который был первее подан».[1]

Китай также принимает Ниццкую классификацию в отношении регистрации товарного знака, что означает, что вы можете выбрать регистрацию товарного знака в рамках 45 классов товаров и услуг и подклассов.

Сочетание этих двух механизмов создало и продолжает создавать множество недобросовестных регистраций в Китае в отношении регистрации товарного знака, в то время как стоимость такой регистрации для компании, как правило, приемлема.

Поэтому, если спрашивается, как избежать злоумышленного нарушения прав на товарный знак, мы всегда предлагаем следующее:

• основной товарный знак должен быть зарегистрирован не только в рамках подкласса основной сферы деятельности, но и в рамках некоторых необходимых классов, таких как классы, связанные с интернетом и мобильными услугами и соответствующей продукции, в рамках классов, связанных с потенциальным будущим бизнесом, а также в рамках классов смежного или аналогичного бизнеса;
• зарегистрируйте аналогичный товарный знак под тем же классом, что и ваш собственный зарегистрированный товарный знак, под классом, к которому относится ваш бизнес, и под классом, который может негативно повлиять на репутацию или впечатление;
• Если это целесообразно с финансовой точки зрения, зарегистрируйте основной товарный знак под полным классом.

Второе предложение включает понятие защитной регистрации в стратегию защиты ИС путем создания сети регистрации для формирования щита предшествующих прав до нарушения. Однако, после пересмотра Закона о товарных знаках Китайской Народной Республики, ситуация может немного измениться.

 

2. Защитный товарный знак и пересмотренное законодательство о товарных знаках.

В Китае нет системы защиты товарных знаков, как в Японии и Австралии.

В условиях массового пиратства в области товарных знаков и даже интернет-рынка по торговле зарегистрированными товарными знаками, заявители просто массово регистрируют защитные товарные знаки как обычные товарные знаки. Для того, чтобы избежать отзыва/отмены заявки, они должны использовать товарный знак для удовлетворения требования об использовании, в противном случае они, скорее всего, потеряют защитный товарный знак.

До пересмотра Закона о товарных знаках правовые основания для прекращения защитной регистрации или самозахвата недостаточно сильны, а фильтр по злонамеренному самозахвату во время экспертизы по существу не смог охватить все существующие виды. В Китае не было бы много оснований для возражения против прекращения регистрации, если бы пользователь товарного знака не являлся зарегистрированным владельцем, с чем могут столкнуться многие иностранные компании. И если поддельный товарный знак пройдет регистрацию, не будет и особых оснований утверждать, что он признан недействительным. Первоначальному пользователю приходилось ждать 3 года, чтобы подать заявление об аннулировании в связи с неиспользованием, или же он должен был приобрести поддельный товарный знак.

 

Однако в соответствии с Законом о товарных знаках, который был недавно пересмотрен в 2019 году, статья 4 добавляет,

«Заявка на регистрацию товарного знака, которая является злоумышленной и подана не в целях использования, отклоняется».

Условие «злоумышленно и не в целях использования» также стало юридическим основанием для возражения, которое может препятствовать злонамеренной и защитной регистрации[2], и аннуллирование, которое будет важным средством правовой защиты, и обеспечит значительную фильтрацию до и после регистрации. Между тем, судебное толкование, данное Верховным судом, не было опубликовано, а Национальное управление интеллектуальной собственности Китая не выпустило стандартное руководство по пересмотру и вынесению судебных решений. Что касается определения термина «злоумышленнно и не в целях использования», то необходимо внимательно следить за обновлением законодательства.

Вполне возможно, что под предлогом неиспользования и вредоносности защитная регистрация в будущем не получит одобрения так легко, а планка для защитной регистрации будет установлена выше.

Иногда становится не совсем очевидно, означает ли намерение в рамках защитной стратегии «сознательно и недобросовестно» действительную деловую конкуренцию. Например, некоторые коммпании могут выбирать регистрацию схожих с конкурентами торговых знаков или потенциальных торговых знаков для того, чтобы избежать их развития или выхода на китайский рынок. Насколько я понимаю, многие китайские местные бренды были уничтожены во имя защиты интеллектуальной собственности из-за подобной стратегии конкуренции с многонациональным бизнесом.

Между тем, хотя защитные товарные знаки, возможно и являются вредоносными, условие «не для использования» в некоторой степени является частью защитной регистрации. Они не предназначены для целей использования, так как большую часть времени они вообще не будут использоваться, поэтому их называют защитными.

В настоящее время из намерения законодательства прекратить недобросовестный самозахват, освободить неиспользуемые товарные знаки и предоставить собственникам более надежные способы защиты, «злоумышленный», по своему опыту, стал охватывать значение «сознательно и недобросовестно», а «с целью использования» может быть истолкован из положений об отмене неиспользования — с целью использования, товарный знак должен быть предназначен для использования «открыто, аутентично, законно и в бизнесе». Несмотря на то, что некоторые владельцы защитных товарных знаков будут лишь минимально использовать товарные знаки, тем не менее, такое едва ли удовлетворяет этому требованию.

Причина того, что это происходит заключается в нарастающем намерении китайского прваительства открыть свой внутренний рынок и попытаться представить ему больше иностранных игроков. Для того чтобы этого добиться, Китай очищает среду Интеллектуальной собственности. Это можно наблюдать в новом законе об иностранных инвестициях и регулировании его осуществления[3] в Новом экономическом и торговом соглашении между Китаем и США[4], которое в основном касается охраны Права интеллектуальной собственности, а также в находящемся в стадии разработки проекте Поправки к Патентному закону. Мы четко видим приверженность китайского правительства укреплению защиты прав интеллектуальной собственности.

 

3. Переход к упреждающим мерам

Исходя из всего вышесказанного, мы оцениваем смещение стратегического фокуса с защитной регистрации на более проактивные меры.

Проактивные меры, в контексте охраны товарных знаков, означают основанную на мониторинге систему обнаружения, в рамках которой должны быть приняты правовые и административные меры для прекращения нарушения, такие как возражение (аннулирование), недействительность (аннулирование) и отзыв (аннулирование за неиспользование).

Аннулирование – аннулирование всегда являлось средством правовой защиты для владельцев или заинтересованных лиц, столкнувшихся с нарушением прав на товарные знаки. Однако, в связи с ограничением срока в 3 года после регистрации, оно может быть несколько менее эффективным по сравнению с Возражением и Нуллификацией.

Возражение — Если какое-либо физическое или юридическое лицо желает подать возражение против заявки на товарный знак в течение 3-месячного публичного уведомления, новая редакция закона о товарных знаках предлагает более широкую правовую основу для подачи возражения против прекращения регистрации контрафактного товарного знака. Блокирование возражения будет препятствовать регистрации еще около 9 месяцев.

Нуллификация — если в любом случае подделка прошла проверку и была зарегистрирована, первоначальный владелец или заинтересованные лица могут подать заявку на аннулирование и попытаться аннулировать ее. Отмена также повлечет за собой дополнительные расходы для нарушителя.

Другие меры — для прекращения нарушения, меры по сообщению в администрацию и гражданский иск — также должны рассматриваться одновременно на основе вышеуказанных мер. Административные органы Китая наделены широкими и значительными полномочиями по проведению расследований и могут принимать оперативные защитные меры в виде арестов. Если нарушение подтверждается властями, то могут быть назначены административные наказания в виде штрафов, а в случае обнаружения преступления — уголовное наказание. В то время как гражданский процесс, хотя и отнимает много времени, предоставляет финансовую компенсацию, которая имеет юридическую силу.

Для того чтобы быть проактивным, требуется более быстрое и своевременное реагирование, более эффективное и профессиональное реагирование на обнаруженные ситуации. Для того чтобы агрессивно принимать активные меры необходимо понимать, что мониторинг является основой всего. Чтобы помочь в улучшении, мы предлагаем следующее:

• Мониторинг лицензиатов/франчайзов/поставщиков комплектующих изделий. Среди различных способов использования интеллектуальной собственности, использование третьими лицами по лицензии и франшизе или производителями оригинального оборудования и т.д. всегда сопряжено с риском неправильного использования и подрывом. Даже производитель оригинального оборудования может иногда заканчиваться злонамеренной регистрацией поставщиков в Китае. Если такие виды использования существуют, следует отметить, что регистрация лицензиата / франчайзинг / регистрация поставщика на товарный знак, аналогичный или идентичный оригиналу, не должны быть пропущены, так как это приведет к подрыву вашего бренда.
• Обратите внимание на продолжительность авторизации. При мониторинге деятельности, связанной с интеллектуальной собственностью, срок действия разрешения пересматривается, в частности, если речь идет о каких-либо вечнозеленых оговорках/пунктах об автоматическом продлении. Несмотря на то, что эти пункты позволят сэкономить расходы на повторные переговоры, если на них не обращать внимания, они автоматически продлят срок действия договора и вызовут подрыв, независимо от воли владельцев, что приведет уже к подрыву товарного знака.
• Следите за конкурентами. В основном, чем больше информации о конкурентах, тем лучше. Их научно-исследовательская деятельность в области патентов, их маркетинг и любая деятельность, связанная с интеллектуальной собственностью, такая как регистрация товарных знаков, должна контролироваться, если это практически осуществимо. Это будет тяжелая борьба с охраной конфиденциальной коммерческой тайны, поэтому необходима агрессивность, но, тем не менее, необходимо проявить и некоторую честь: не должно быть нечестной конкуренции.
• Следите за рынком. Помимо союзников и конкурентов, рынок, будь то внутренний или международный, также нуждается в мониторинге, особенно в эпоху, когда Интернет может нести на себе большую часть торговли и бизнеса.
• Поставьте торговую марку на учет таможенных оранов. Сообщение таможенным органам о регистрации товарного знака является практичным методом охраны интеллектуальной собственности, который, тем не менее, легко забывается многими владельцами. Обычно на это уходит от 3 до 5 месяцев, а в случае одобрения оно действует в течение 10 лет. В момент регистрации товарного знака таможня поможет обнаружить и найти контрафактные товары (как импортные, так и экспортные) и осуществит свои административные полномочия по своевременному прекращению нарушения (например, наложение ареста на контрафактные товары).

 

Заключение.

Из вышесказанного мы делаем вывод:

• Хотя тенденция в отношении ПИС является не столь ясной и определенной, тем не менее, пришло время для китайского правительства внести некоторые изменения, к чему у правительства действительно есть склонность.
• Защитная регистрация все еще является хорошей стратегией и она рекомендуется, хотя рассмотрение заявки на регистрацию будет более строгим, и весь процесс подачи заявки легче оспорить третьим лицом.
• Владельцам интеллектуальной собственности необходимо найти баланс между расходами, затраченным временем и ожидаемыми результатами мер, которые должны быть приняты при рассмотрении вопроса о выборе различных упреждающих мер.

 

 

[1] Закон о товарных знаках КНР (пересмотрен в 2019 году) Статья 31

[2] Закон о товарных знаках КНР (пересмотрен в 2019 году) Статья 33, 44, 68

[3] Закон об иностранных инвестициях (1 января 2020 г.) — ст. 22,23

Постановление о введении в действие Закона об иностранных инвестициях (26 декабря 2019 г.)-ст. 23 24

[4] Экономическое и торговое соглашение между правительством КНР и правительством Соединенных Штатов Америки (15 января 2020 г.)