Gestione strategica dei marchi: affrontare le sfide legate al non utilizzo in Cina, India, Italia e Vietnam

Nel dinamico panorama della proprietà intellettuale, la gestione efficace dei marchi è fondamentale per le aziende che cercano di stabilire e salvaguardare la propria identità aziendale. Un aspetto cruciale di questa gestione è la comprensione e il rispetto delle diverse normative sull’uso dei marchi nelle varie giurisdizioni. Questo articolo si propone di fare luce sulle sfumature che caratterizzano l’uso efficace dei marchi, con particolare attenzione a Cina, India, Italia e Vietnam. Per le imprese che operano a livello transfrontaliero è essenziale comprendere le diverse modalità attraverso le quali i marchi registrati possono essere mantenuti, soprattutto tenendo conto della disposizione comune che prevede l’invalidità per mancato utilizzo.

Unisciti a noi per scoprire le complessità legate al non utilizzo dei marchi, esplorando le sfide legali che le aziende devono affrontare per garantire che i loro marchi non solo siano registrati, ma anche solidi e difendibili di fronte a potenziali controversie.

Cina continentale

L’uso effettivo dei marchi commerciali in Cina è fondamentale per prevenire potenziali contestazioni da parte di un qualsiasi soggetto interessato, il quale sostenga il mancato utilizzo del marchio per un periodo di tre anni. Ai sensi dell’articolo 66 del Regolamento di esecuzione della Legge sui marchi della Repubblica Popolare Cinese, qualsiasi individuo o entità interessata può chiedere al CNIPA di cancellare un marchio registrato che non sia stato utilizzato per tre anni consecutivi senza un motivo valido. In questi casi, il titolare del marchio ha l’onere di dimostrare l’uso effettivo dello stesso, fornendo “prove materiali” riconducibili ai tre anni precedenti la data di ricezione della comunicazione del CNIPA. Tali prove devono essere presentate entro un termine perentorio di due mesi.

La mancata presentazione di prove materiali entro il termine stabilito o la presentazione di prove non valide, senza altre ragioni giustificabili, comporterà la cancellazione del marchio registrato da parte del CNIPA.

Ai sensi del suddetto articolo 66, il termine “prove materiali” comprende i materiali che dimostrano l’uso del marchio registrato da parte del titolare, nonché i materiali che dimostrano che quest’ultimo ha concesso ad altre persone la licenza per l’uso del marchio in oggetto. Ad esempio, una forma accettabile di uso del marchio è l’incorporazione di quest’ultimo nei documenti di transazione associati alla vendita di prodotti. Si tratta di contratti di vendita, fatture, note di spesa, ricevute, certificati di ispezione e quarantena per l’importazione e l’esportazione di merci, documenti doganali e altri documenti pertinenti.

È essenziale chiarire che il CNIPA esamina attentamente la prova d’uso, che deve dimostrare chiaramente il momento dell’uso, la data e se tale uso è attribuibile al titolare o a un licenziatario. Inoltre, è fondamentale sottolineare che la prova d’uso deve essere direttamente collegata all’esemplare del marchio registrato in Cina. Se il marchio effettivamente utilizzato differisce da quello registrato, ad esempio nel caso in cui il marchio utilizzato abbia modificato la parte principale o le caratteristiche distintive del marchio registrato, questo non sarà considerato valido.

India

In India, il Trade Marks Act del 1999 (la “Legge”) concede la registrazione del marchio per un periodo di 10 anni, al termine del quale lo stesso è soggetto a rinnovo. La sezione 47 della legge prevede, inoltre, la rimozione del marchio in caso di mancato utilizzo. L’azione di rimozione può essere intrapresa da qualsiasi “persona danneggiata” se, per un periodo di cinque anni dalla data di registrazione (cioè la data in cui il marchio è stato inserito nel Registro dei Marchi), e tre mesi prima della data di compilazione della domanda di registrazione – quindi per un periodo ininterrotto di 5 anni e 3 mesi – non vi è stato alcun “uso in buona fede” del marchio per i prodotti e/o servizi coperti dallo stesso. È fondamentale considerare la definizione di “persona danneggiata” e il concetto di “uso in buona fede”.

Sebbene la Legge non definisca esplicitamente il termine “persona danneggiata”, la giurisprudenza pertinente (come nel caso Hardie Trading Ltd. e altri contro Addisons Paints & Chemical Ltd., AIR 2003 SC 3377) suggerisce che una persona danneggiata sia qualcuno che risulta essere influenzato dalla registrazione di un marchio, in modo tale da poter subire danni se il marchio viene lasciato in vigore.

Per quanto riguarda l'”uso in buona fede”, esso può essere inteso come una genuina e reale intenzione di utilizzare il marchio registrato (cfr. Kabushiki Kaisha Toshiba vs. Tosiba Appliances Co. & Ors., (2008) 10 SCC 766).

È essenziale chiarire che l’onere di dimostrare il mancato utilizzo nel periodo di riferimento spetta a colui che richiede la rettifica, ossia alla “persona danneggiata”. Pertanto, è consigliabile presentare dettagli investigativi insieme all’azione di cancellazione, per dimostrare che il titolare registrato non ha utilizzato il marchio nel periodo specificato con i clienti e/o nel relativo settore merceologico.

Le prove d’uso accettate comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, fatture e note di spesa commerciali che riportano il marchio, così come brochure, pubblicità o opuscoli che dimostrano il collegamento tra il marchio e i prodotti/servizi oggetto della registrazione.

Italia

In Italia, il Codice della Proprietà Industriale (“CPI”), in linea con le direttive comunitarie, all’articolo 24 stabilisce che il marchio deve essere utilizzato effettivamente dal titolare – o comunque con il suo consenso – per i prodotti o servizi registrati, entro cinque anni dalla data di registrazione, pena la decadenza. Tale uso non deve essere sospeso per un periodo ininterrotto di cinque anni, a meno che tale interruzione non sia giustificata da un motivo legittimo.

Il mancato utilizzo prolungato oltre il periodo iniziale di cinque anni non determina automaticamente la decadenza della registrazione. Essa deve, invece, essere formalmente richiesta da ogni interessato attraverso un procedimento giudiziario o amministrativo presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (artt. 183 bis e 184 ter CPI).

Inoltre, sempre in linea con le normative dell’Unione Europea, è stato modificato l’onere della prova nelle azioni di decadenza per mancato uso. In sostanza, il richiedente o l’attore deve solo chiedere la decadenza per mancato uso di un marchio, obbligando il titolare a provare l’uso serio ed effettivo dello stesso per mantenerne la registrazione.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE (CGUE) ha chiarito le caratteristiche dell’uso effettivo, sottolineando che si deve trattare di un uso reale e concreto, escludendo, pertanto, i casi di uso meramente simbolico, sporadico o episodico. Le fatture di vendita, insieme ai cataloghi datati e al materiale promozionale, restano prove fondamentali per dimostrare l’effettiva commercializzazione dei prodotti/servizi.

Si precisa inoltre che, ai sensi del citato art. 24 del CPI, l’uso del marchio in forma modificata, anche se non registrato, è considerato equivalente, purché non ne alteri il carattere distintivo. Inoltre, anche l’applicazione del marchio su prodotti, o sulle loro confezioni, all’interno dell’Italia al fine di esportarli, viene considerata come uso.

Vietnam

Analogamente, in Vietnam, la Legge sulla Proprietà Intellettuale n. 50/2005/QH11 (“LIP”) stabilisce all’articolo 95 che qualora un marchio resti inutilizzato dal suo titolare (o dal licenziatario del titolare), senza giustificato motivo, per un periodo continuativo di cinque anni prima di una richiesta di cessazione della validità (salvo che l’uso non sia iniziato o ripreso almeno tre mesi prima della richiesta di cessazione), la validità del marchio può essere interrotta. La disposizione specifica che coloro che possono presentare tali richieste sono “organizzazioni e individui” in generale.

Nel caso di rivendicazioni di non uso, l’onere della prova spetta al richiedente, che deve dimostrare che il marchio non è stato utilizzato nel commercio per cinque anni consecutivi. A tal fine è necessario presentare prove convincenti, come ricerche di mercato, registrazioni pubblicitarie e dichiarazioni dei distributori.

Al contrario, il titolare del marchio può contrastare queste affermazioni fornendo prove dell’uso. Sebbene la LIP non specifichi l’entità dell’uso richiesto per mantenere la registrazione, è degno di nota il fatto che in un caso recente l’Ufficio Nazionale della Proprietà Intellettuale (NOIP) ha confermato un marchio contro una richiesta di cancellazione per non uso sulla base di una singola vendita nel corso di 15 anni.

Secondo l’articolo 124.5 della LIP, l’uso di un marchio comprende l’apposizione dello stesso su prodotti, imballaggi, strutture, mezzi di fornitura di servizi o documenti di transazione nel corso dell’attività commerciale; la circolazione, l’offerta, la pubblicità o l’immagazzinamento per la vendita di prodotti recanti il marchio protetto; l’importazione di prodotti o servizi recanti il marchio protetto.

Inoltre, l’articolo 124 della LIP specifica che il marchio in uso dovrebbe essere il “marchio protetto”, il che potrebbe essere interpretato in modo rigoroso nel senso che deve coincidere esattamente con il marchio indicato nella registrazione. Tuttavia, la NOIP interpreta comunemente questa disposizione in modo più indulgente, considerando l’uso di un marchio da parte del titolare in una forma che differisce per elementi che non alterano il carattere distintivo del marchio stesso, come un uso qualificato.

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Per maggiore chiarezza, nel grafico che segue vengono illustrati e confrontati i termini chiave e le differenze tra le giurisdizioni esaminate.