La registrazione difensiva è una strategia comunemente utilizzata nell’ambito del sistema di protezione IP legale e amministrativo Cinese, in particolare per quanto riguarda la protezione dei marchi commerciali. Dopo la registrazione del marchio principale nelle classi di attività chiave, i proprietari solitamente  estendono la registrazione ad altre classi o classi correlate in cui i prodotti o servizi avrebbero potenzialmente effetti competitivi o negativi. L’estensione di una registrazione TM è generalmente considerata come registrazione difensiva.

Ora, a causa della continua evoluzione del sistema legale Cinese, in particolare per quanto riguarda l’applicazione della nuova legge sui marchi nel 2019, le strategie di protezione delle IP potrebbero doversi orientare da registrazione difensiva a misure più proattive.

  1. Registrazione: la regola First to File e la posizione abusiva

Quando si discute su come proteggere le IP di una società straniera che sta entrando nel mercato Cinese, un paese noto per le sue numerose misure amministrative, un aspetto da evidenziare per primo è sempre la registrazione.

Invece della regola First to Use, la Cina è un paese che adotta il principio del First to File. Prendiamo ad esempio la protezione del marchio, il marchio deve essere registrato dall’Ufficio Marchi per essere protetto dalla legge e quando due o più richiedenti chiedono la registrazione dello stesso o identico TM per le stesse o simili classi di prodotti o servizi, sarà approvata la domanda di registrazione del “marchio che è stato depositata per prima”[1].

La Cina adotta anche la classificazione di Nizza relativa alla registrazione dei marchi, il che significa che è possibile registrare un marchio in 45 classi di prodotti e servizi e nelle relative sottoclassi.

La combinazione dei due meccanismi ha creato e continua a creare molte registrazioni in malafede in Cina, poiché il costo di tale registrazione per un’azienda è generalmente accettabile.

Pertanto, per evitare la violazione del proprio marchio, consigliamo sempre che:

  • Il marchio principale non deve essere registrato solo nella sottoclasse del principale ambito di attività ma anche in alcune classi necessarie come le classi riguardanti servizi e prodotti per Internet e , nelle classi riguardanti potenziali attività future e simili;
  • Registrare un marchio simile nella stessa classe in cui è registrato il proprio marchio, nella classe correlata alla propria attività e nella classe che può avere effetti negativi sulla reputazione della propria attività;
  • Se finanziariamente pratico, registrare il marchio principale in tutte le classi.

Il secondo suggerimento contiene la nozione di registrazione difensiva, nella strategia di protezione della proprietà intellettuale, creando una rete di registrazioni per formare uno scudo di diritti precedenti ogni potenziale violazione. Tuttavia, con la nuova legge sui marchi di P.R. China, le cose potrebbero diventare leggermente diverse.

  1. Marchio difensivo e riforma della Legge sui Marchi Commerciali

La Cina non prevede un sistema di marchi difensivi, come invece previsto da Giappone e Australia, con il fenomeno della pirateria di massa dei marchi e persino un mercato Internet per il commercio di marchi registrati, i richiedenti registrano semplicemente marchi di difesa di massa come normali marchi. Per evitare la cancellazione devono soddisfare i requisiti di utilizzo e utilizzare il marchio, altrimenti rischiano di perdere il marchio difensivo.

Prima della revisione della Legge sui Marchi Commerciali, i fondamenti giuridici per fermare le registrazioni o i posizionamenti difensivi non erano abbastanza forti e il sistema di prevenzione presente durante l’esame sostanziale delle domande di registrazione non era in grado di individuare la totalità della domande presentate in malafede. Non sussistevano sufficienti ragioni per sollevare un’obiezione  per fermare la registrazione in Cina quando un proprietario non aveva ancora registrato il proprio marchio. Molte aziende straniere hanno dovuto affrontare questa la situazione. Inoltre, se il marchio contraffatto avesse superato la registrazione, non ci sarebbero stati sufficienti motivazioni per sostenere la richiesta di cancellazione, il legittimo proprietario avrebbe dovuto attendere 3 anni per presentare la domanda di cancellazione per non utilizzo o acquistare il marchio contraffatto.

Tuttavia, ai sensi della Legge sui Marchi Commerciali, recentemente modificata nel 2019, l’articolo 4 aggiunge,

“La domanda di registrazione di un marchio deve essere respinta, se presentata in malafede e non a fini di utilizzo.”

La condizione “malafede e non a fini di utilizzo” è diventata anche il fondamento giuridico per sostenere un’Opposizione, che può causare ostacoli alla registrazione dannosa e difensiva[2], e un Annullamento, che sarà un rimedio importante, fornendo un filtro efficace prima e dopo la registrazione. Nel frattempo, l’interpretazione giudiziaria della Corte Suprema non è stata rilasciata e il CNIPA non ha pubblicato la guida standard per la revisione e il valutazione, pertanto, riguardo la definizione “malafede e non a fini di utilizzo”, si attendono aggiornamenti a breve.

È molto probabile che in futuro, per motivi di non utilizzo e in malafede, la registrazione difensiva non otterrà l’approvazione così facilmente e si alzerà lo standard per le registrazioni. Al momento non è chiaro se l’intenzione all’interno della strategia difensiva possa costituire “dolo, con malafede” per la concorrenza. Ad esempio, alcune società possono scegliere di registrare marchi simili o identici o potenziali dei concorrenti per impedire loro di svilupparsi o entrare nel mercato Cinese. Molti marchi locali cinesi sono stati messi a tacere in nome della protezione della proprietà intellettuale a causa di tali strategie attuate in concorrenza con le imprese multinazionali.

Nel frattempo, mentre i marchi difensivi possono essere ritenuti in malafede, la condizione di “non utilizzo”, in una certa misura, fa parte della natura delle registrazioni difensive. Non sono destinati allo scopo di utilizzo poiché la maggior parte delle volte non saranno utilizzati affatto, quindi sono chiamati difensivi. Attualmente, la ratio della legge di ostacolare le posizioni fraudolente, liberare i marchi non utilizzati e fornire al proprietario metodi di protezione più forti, si ipotizza che “malafede” comprenda per esperienza, il significato di “dolosamente e con malafede”. Mentre, “ai fini dell’uso” può essere interpretato ai sensi delle normative in materia, nel senso che il marchio deve essere inteso per essere utilizzato “apertamente, autenticamente, legalmente e nel mondo degli affari”. Anche se alcuni proprietari dei marchi difensivi saranno in grado provare un uso minimo del marchio, tuttavia, soddisfa minimamente il requisito.

La ragione è da cercare nell’intento del governo Cinese di aprire il proprio mercato interno e di provare a introdurre nuovi attori stranieri. Per fare ciò, la Cina sta ripulendo l’ambiente IP. Lo possiamo vedere dalla nuova Legge sugli Investimenti Esteri e dai regolamenti di attuazione[3], dal nuovo accordo economico e commerciale tra Cina e Stati Uniti[4], che riguarda principalmente la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché dal progetto in corso di modifica della Legge sui Brevetti. Possiamo vedere chiaramente l’impegno del governo Cinese a rafforzare la protezione dei diritti di proprietà intellettuale.

  1. Passaggio a misure proattive

Considerato quanto sopra, ci si aspetta uno spostamento dell’attenzione strategica dalla registrazione difensiva a misure più proattive.

Le misure proattive, nel contesto della protezione del marchio, si riferiscono a un sistema di rilevazione basato sul monitoraggio, con le misure legali e amministrative da adottare per fermare la violazione, come opposizione (obiezione), invalidazione (annullamento) e revoca (cancellazione per non utilizzo).

Revoca – La revoca è sempre stata un rimedio per i proprietari o le parti interessate di fronte alla violazione del marchio. Tuttavia, a causa della restrizione del periodo di 3 anni dopo la registrazione, potrebbe essere meno efficace rispetto all’obiezione e all’annullamento.

Obiezione – Se una persona fisica o giuridica desidera opporsi alla domanda di registrazione, durante la pendenza del periodo di 3 mesi dalla pubblicazione dell’avviso pubblico, la Legge sui Marchi Commerciali concede una base giuridica più ampia per sollevare obiezioni per impedire la registrazione del marchio contraffatto. Il blocco dell’obiezione ostacolerà la registrazione per circa altri 9 mesi.

Annullamento – Se il marchio contraffatto ha superato la revisione ed è stato registrato, il proprietario originale o le parti interessate possono presentare domanda di annullamento e tentare di annullarla. L’annullamento imporrà inoltre ulteriori costi sul trasgressore.

Altre misure – Per fermare la violazione, misure come la segnalazione alle amministrazioni e le cause civili devono essere prese in considerazione sulla base delle misure di cui sopra. Alle autorità amministrative Cinesi è concesso un ampio potere di indagine e possono prendere rapidamente misure di protezione, come i sequestri. Se l’infrazione viene confermata dalle autorità, possono essere imposte sanzioni amministrative, come multe e sanzioni penali, se viene accertata la responsabilità penale richiesta. Mentre il contenzioso civile, anche se richiede molto tempo, potrebbe risultare in un risarcimento, legalmente esecutivo.

Essere proattivi richiede reazioni più rapide ed una gestione più efficace e più professionale delle situazioni rilevate. Al fine di adottare misure concrete in modo aggressivo, il monitoraggio è la base fondamentale da cui iniziare. Di seguito i nostri suggerimenti tramite miglioramenti delle attività della tua azienda:

  • Monitorare i fornitori di licenze / franchisee / OEM. Tra i vari usi della proprietà intellettuale, l’uso da parte di terzi sotto licenza e franchising o OEM ecc. comporta sempre un rischio di uso improprio e diluizione, anche gli OEM possono essere coinvolti nella registrazione di TM contraffatti. Se tali situazioni si verificano, e’ opportuno ricordarsi che la registrazione da parte del licenziatario / franchisee / fornitore per un marchio simile o identico all’originale non può essere approvata, poiché ciò comporta la diluizione del marchio.
  • Prestare attenzione alla durata dell’autorizzazione. Nel monitorare le attività connesse alla PI, la durata dell’autorizzazione deve essere presa in considerazione, in particolare, se sono coinvolte clausole evergreen / clausole di rinnovo automatico. Nonostante queste clausole evitino i costi delle rinegoziazioni, se non si presta attenzione, la validità del contratto sarà prolungata automaticamente e si verificherà una diluizione indipendentemente dalla volontà dei proprietari, che alla fine porterà alla diluizione del marchio.
  • Monitorare i concorrenti. Per quanto riguarda le informazioni dei vostri concorrenti, francamente, tanto più tanto meglio. Le loro attività di ricerca e sviluppo per brevetti, marketing e qualsiasi attività relativa alla proprietà intellettuale come la registrazione dei marchi devono essere tutte monitorate, per quanto possibile. Sarà una grande lotta per la protezione dei segreti commerciali confidenziali, quindi è necessaria l’aggressività, ma è necessario dimostrare un certo onore: non ci deve essere una concorrenza sleale.
  • Monitorare il mercato. A parte gli alleati e i concorrenti, anche il mercato, sia nazionale che internazionale, deve essere monitorato, specialmente in un’era in cui la maggior parte del commercio e delle imprese si svolge su Internet.
  • Inserisci il ​​marchio nel registro delle dogane. Segnalare le dogane al fine di mettere il proprio marchio nei suoi archivi è un metodo pratico per la protezione IP, ma facilmente dimenticato da molti proprietari. Normalmente ci vorranno 3-5 mesi e, se approvato, sarà efficace per 10 anni. Nel momento in cui il marchio viene registrato, le dogane aiuteranno a rilevare e localizzare le merci in violazione (importate o esportate) e ad esercitare il potere amministrativo per cessare l’infrazione tempestivamente (ad esempio sequestrare le merci contraffatte).
  1. Conclusione

Da quanto sopra, concludiamo:

  • Sebbene la tendenza degli IPR sia incerta, è giunto il momento per il governo Cinese di apportare alcune modifiche e hanno dato seguito all’iniziativa con grande partecipazione.
  • La registrazione difensiva è ancora una buona strategia e raccomandata, anche se la revisione per la registrazione sarà più rigorosa e l’intero processo di richiesta sarà contestato da terze parti più facilmente.
  • Gli intestatari delle proprietà intellettuali, quando prendono in considerazione la scelta delle varie misure proattive, devono trovare un equilibrio tra spese, consumo di tempo e risultati attesi delle misure da attuare.

[1] Legge sui marchi di P.R. China (riformata nel 2019) Articolo 31

[2] Legge sui marchi di P.R. China (riformata nel 2019) Articolo 33, 44 e 68.

[3] Legge sugli investimenti esteri (1 gennaio 2020) – Art. 22,23

Regolamento di attuazione della legge sugli investimenti esteri (26 dicembre 2019) -Art. 23 24

[4] Accordo economico e commerciale tra il governo P.R. China e il governo degli Stati Uniti d’America (15 gennaio 2020)