Спустя практически десять лет, завершено рассмотрение дела по товарному знаку MUJI. В прошлом месяце Верховный Суд Пекина вынес окончательное решение касаемо спора о нарушении прав на товарный знак MUJI. Суд обязал японскую компанию Muji и ее филиалы прекратить нарушение исключительных прав компании Mintian и пекинской Mill Corp. на зарегистрированный товарный знак.

Напомним, что под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации товаров или услуг. Каждый зарегистрированный товарный знак регистрируется для определенного товара или услуги. В 1994 году Китай присоединился к Ниццкому соглашению «О Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков» 1957 года, в связи с чем, аналогично другим странам, товары и услуги разделены на 45 категорий.

Возвращаясь к делу Muji, при регистрации товарного знака «無印良品 MUJI» (пининь, «Уиньлянпинь MUJI») в 1999 году японская компания Muji упустила в заявке класс 24 (текстильные изделия, постельные принадлежности, полотенца и т.д.). Компания устранила данный пробел, совершив регистрацию товарного знака в том числе для этого класса, лишь 12 апреля 2002 года.

Однако в эти три года, а именно 6 апреля 2000 года, китайская компания Hainan Nanhua подала заявку на регистрацию схожего товарного знака «无印良品» (пининь, «Уиньлянпинь») в 24 классе в Бюро регистрации товарных знаков Китая. Впоследствии первоначальный собственник исключительных прав на товарный знак, компания Hainan Nanhua, передала их другой китайской компании Beijing Miantian Corp. В итоге, в 2015 компании Hainan Nanhua и Beijing Miantian совместно подали иск к Muji за нарушение их прав на товарный знак.

Важный в данном случае принцип приоритета подачи заявления при регистрации товарного знака, закрепленный в Законе «О товарных знаках» КНР, можно описать следующим выражением Даля: «Кто раньше встал и палку взял, тот и капрал». Данный принцип закрепляет приоритет защиты прав лица на товарный знак перед другими лицами, основываясь на дате подачи заявки. Таким образом, основанием применения принципа является процедура подачи заявления на регистрацию исключительных прав на товарный знак. Предшествующее использование не рассматривается правом Китая в качестве основания возникновения приоритета прав на регистрацию товарного знака. Исключением является, пожалуй, случай общеизвестных товарных знаков, однако на практике, в связи с серьезностью требований случаев успешного применения данного основания не так много. Таким образом, даже если фактически компания или лицо использовали товарный знак в коммерческих целях, только лишь это не будет являться достаточным основанием для получения ими исключительных прав на использование товарного знака без подачи соответствующего заявления на регистрацию в Бюро регистрации товарных знаков.

В случае возникновения у компании необходимости осуществления регистрации товарного знака следует уделить значительное внимание анализу и разработке плана регистрации. Необходимо провести учет и принимать внимание затраты на регистрацию товарного знака до момента принятия решения о выходе на новый рынок.

Во-первых, при разработке плана регистрации товарных знаков в Китае должны учитываться основные уже зарегистрированные товарные знаки, характеристики и специфика товаров, существующие и потенциально возможные наименования товаров, включая наименования на Китайском и Английском языках, а также изображения.

Возвращаясь к делу Muji, в настоящий момент японской компании Muji потребуется проработать исчерпывающий план регистрации товарных знаков на китайском рынке и предпринять контрмеры, например, переименование. Несмотря на зарегистрированность товарного знака на английском языке, компани также стоит проверить возможность регистрации китайского наименования, принимая во внимание Китайские традиционные иероглифы.

Во-вторых, при регистрации товарных знаков компании рекомендуется принимать во внимание следующие вопросы. Какие товарные знаки используются преимущественно? Выпускаются ли товары в виде продуктовой линейки? Какой из товаров планируется для продвижения на рынке в ближайшее время? Какие товары являются потенциальными для продвижения их на рынке? Товарные знаки для последних имеют второстепенное значение и будут регистрироваться компанией в дополнение к основному уже зарегистрированному товарному знаку в будущем.

Зарегистрировать все имеющиеся в мире классы товарных знаков сложно. Однако, имея дело с выходом на международный рынок, компания должна мыслить масштабно, принимая во внимание будущее развитие своего продукта на рынке. Все это также должно отражаться при разработке стратегии прав защиты интеллектуальной собственности. В противном случае предприятия неизбежно столкнутся с потенциальными спорами в данной сфере.