Il 3 febbraio 2020 è stato firmato a Mosca l’Accordo sui marchi commerciali, marchi di servizio e denominazioni di origine dell’Unione Economica Eurasiatica (Accordo). All’accordo hanno aderito tutti gli Stati membri dell’Unione Economica Eurasiatica (EAEU): Armenia, Bielorussia, Kazakistan, Kirghizistan, Russia. L’Accordo introduce un nuovo sistema a portale unico per la registrazione dei marchi EAEU (EAEU TM) e delle denominazioni di origine (EAEU AO).

Il presente articolo si concentra sulle disposizioni chiave dell’Accordo relative ai Marchi EAEU. Se sei interessato alle clausole per l’AO EAEU, inviaci un’e-mail all’indirizzo in calce.

Registrazione

Per registrare il marchio EAEU, l’avente diritto dovrà presentare una sola domanda all’ufficio IP di qualsiasi stato membro della EAEU. Qualora il titolare del marchio sia domiciliato in uno degli stati membri della EAEU, dovra’ presentare domanda all’ufficio IP nazionale.

La durata della procedura di registrazione è di 8 mesi, ma può essere maggiore nel caso in cui gli uffici IP nazionali necessitino di ulteriori documenti e informazioni. Una volta che accolta la domanda di registrazione, il marchio sarà automaticamente registrato in tutti gli stati membri.

Nota: la registrazione simultanea in tutti gli stati EAEU ha provocato alcune preoccupazioni dal punto di vista dell’attuazione pratica. I marchi considerati fraudolenti in uno degli stati membri della EAEU comporteranno un ritardo nella registrazione dovuto al procedimento di impugnazione contro i marchi registrati e  la probabile perdita della priorità del marchio durante il processo di registrazione.

Per coloro che hanno già registrato i propri TM in tutti gli stati EAEU, l’Accordo prevede anche il meccanismo di conversione delle registrazioni nazionali di TM già esistenti in registrazioni EAEU. In particolare, il TM EAEU sarebbe approvato per le classi registrate in tutti gli stati. Ma nel caso in cui il titolare dovesse rinunciare ad alcune classi per la registrazione del EAEU TM, L’Accordo consente il diritto di conservare il TM registrato a livello nazionale insieme a un TM EAEU.

Nota: se i TM nazionali sono stati registrati da diverse succursali dell’azienda, la sede centrale dovrà scegliere quale delle filiali diventerà la titolare del EAEU TM.

Dopo l’approvazione formale della EAEU TM da parte degli uffici nazionali, qualsiasi terzo interessato ha il diritto di opporsi alla registrazione, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione, tramite il proprio ufficio nazionale. Nel caso in cui non vengano presentate istanze di cancellazione, l’EAEU TM si considera registrato con successo.

Periodo di protezione dei marchi

La durata de diritti sull’EAEU TM è di 10 anni dalla data di deposito della domanda. Il proprietario del TM può estendere il periodo di protezione per un numero illimitato di volte.

Costi amministrativi

Le tasse saranno uguali per tutti gli stati membri della EAEU. L’importo esatto sarà stabilito dalla decisione del Consiglio della Commissione Economica Eurasiatica (CEE).

Trasferimento di IPR

Il titolare di un EAEU TM ha il diritto di disporre dei diritti esclusivi in ​​conformità con le leggi degli Stati membri, tra i quali la vendita, i diritti di licenza d’uso, la conclusione di un contratto di franchising o la garanzia dei diritti esclusivi dell’EAEU TM. Tale cessione dei diritti è soggetta a registrazione obbligatoria presso l’ufficio del registro della proprietà intellettuale.

Annullamento e risoluzione anticipata del marchio EAEU

È possibile contestare la registrazione fraudolenta di un EAEU TM. L’Accordo prevede anche il meccanismo di cancellazione anticipata dell’EAEU TM nel caso di mancato utilizzo per 3 anni da parte del titolare. Tuttavia, va ricordato che per quest’ultimo deve sussistere un’assenza di utilizzo simultanea in tutti gli Stati membri.

I procedimenti si svolgono presso le autorità nazionali e secondo la legislazione nazionale del richiedente o presso le autorità di uno degli Stati membri della EAEU se il richiedente è domiciliato fuori dalla EAEU.

Commenti

L’Accordo è ancora in fase di ratifica da parte dei suoi Stati membri. Alcuni esperti ritengono che il nuovo sistema di registrazione possa entrare in vigore entro la fine del 2020.

EAEU TM può essere utile per le aziende che intendono essere o sono già presenti sui mercati di tutti o la maggior parte degli stati membri EAEU. Il meccanismo dell’unico TM dovrebbe accelerare il processo di registrazione del marchio in dogana e aiutare nella lotta alla contraffazione e all’importazione parallela.

Va ricordato che il sistema dei marchi regionali EAEU è in certa misura simile al sistema internazionale dei marchi di Madrid. Almeno nelle circostanze attuali, sembra che il sistema EAEU sarà più vantaggioso per quelle società che operano specificamente sui mercati EAEU. Tuttavia, saranno determinanti l’importo di costi di registrazione e la velocità procedurale che si conosceranno in seguito all’attuazione di istruzioni supplementari e un certo periodo di pratica.

Noi di D’Andrea&Partners seguiamo continuamente le modifiche delle leggi e dei regolamenti regionali sulla proprietà intellettuale. Si prega di mettersi in contatto con russiadesk@dandreapartners.com per eventuali domande o chiarimenti.