Proprietà intellettuale: Come proteggere il tuo marchio in Vietnam

A seguito della profonda integrazione dell’economia vietnamita nei vari accordi di libero scambio per promuovere il commercio di questo paese, risulta imperativo per gli investitori stranieri prendere in considerazione la possibilità di registrare i propri marchi nel territorio ed ottenere un diritto d’uso indipendente ed esclusivo, utilizzabile in caso di violazioni e contraffazioni da parte di terzi in Vietnam.

In altre parole, la registrazione del marchio è uno strumento cruciale per un investitore straniero per proteggere il proprio marchio e la propria reputazione nel paese.

In primis, il marchio è un simbolo utilizzato per distinguere i proprio prodotti e servizi da quelli di altre organizzazioni e/o individui. Dunque, per essere tutelate ai sensi della legge sulla proprietà intellettuale del Vietnam, le imprese straniere devono garantire che il proprio marchio sia:

· Visibile

I simboli utilizzati come marchi devono essere visibili sotto forma di lettere, parole, immagini, disegni o combinazioni di tali elementi espressi in uno o più colori. Tuttavia, in Vietnam, i marchi basati sul suono e sul profumo non sono riconosciuti.

· Distintivo

Un marchio può essere considerato “distintivo” se è costituito da uno o più elementi (o da una serie di elementi) facilmente riconoscibili e memorizzabili, ad eccezione di alcuni elementi specifici come semplici figure geometriche e cifre, numeri, lettere, parole in lingue straniere e altri elementi specificati nella clausola 2, articolo 74 della legge sulla proprietà intellettuale del 2005. Inoltre, il marchio non deve essere identico o simile a marchi già registrati o depositati precedentemente in Vietnam.

Inoltre, le imprese straniere dovrebbero anche prendere in considerazione alcuni simboli che non sono protetti ai sensi della legge sulla proprietà intellettuale del 2005. Ad esempio, simboli che assomigliano a bandiere nazionali, emblemi, nomi completi di agenzie e organizzazioni statali senza autorizzazione o segni che confondano o ingannino i consumatori circa l’origine, le caratteristiche, gli usi, la qualità, il valore o altre caratteristiche dei beni o servizi.

In termini di registrazione, il titolare del marchio ha due opzioni:

(1) Depositare direttamente una domanda di registrazione del marchio in Vietnam presso l’autorità locale (ad esempio, l’Ufficio Nazionale della Proprietà Intellettuale – NOIP);

oppure

(2) Designare il Vietnam all’interno dell’ambito geografico rivendicato di protezione di un marchio internazionale, come consentito dal Protocollo di Madrid. Tuttavia, per questo secondo punto è necessario che il marchio sia stato preventivamente depositato o ottenuto in un altro Stato membro del Protocollo di Madrid.

In entrambi i casi, il NOIP eseguirà comunque una valutazione formale e sostanziale della domanda di marchio in conformità con le leggi vietnamite.

Tuttavia, le persone fisiche e giuridiche non residenti (comprese le società straniere), non hanno il diritto di presentare autonomamente una richiesta di registrazione per i loro marchi in Vietnam, anche se tali marchi sono già stati registrati in paesi terzi, e l’Ufficio Nazionale della Proprietà Intellettuale (NOIP) impone il coinvolgimento di un professionista locale per il processo di presentazione delle domande per coloro che non sono stabiliti o residenti in Vietnam.

Ai sensi dell’articolo 93 della legge sulla proprietà intellettuale del 2005, dopo l’approvazione i marchi sono protetti per un periodo di 10 anni dalla data di ricevimento della domanda e possono essere rinnovati a tempo indeterminato.

Prima di utilizzare il marchio in Vietnam, è consigliabile ottenere una registrazione valida in modo da evitare i rischi che l’uso possa essere considerato illecito a causa di un rifiuto nella domanda (ad esempio, a causa dell’esistenza di un marchio simile anteriore, o a causa della violazione dei requisiti sostanziali per la registrazione del marchio). Si consiglia pertanto di incaricare professionisti locali per condurre ricerche preliminari prima del deposito del marchio.

Inoltre, si raccomanda di depositare separatamente la registrazione del marchio testuale e del logo, in modo da ridurre il rischio di contestazioni per somiglianza con marchi precedentemente depositati, difficile da valutare per i loghi.

In conclusione, la registrazione del marchio è uno strumento cruciale che le aziende straniere posso usare per salvaguardare i propri diritti, navigare nel mercato locale e contestare eventuali contraffazioni/violazioni nel territorio vietnamita. A causa delle peculiarità delle normative locali e dell’obbligo per i candidati residenti all’estero di nominare un rappresentante locale responsabile della domanda, è dunque preferibile affidarsi ad un professionista nel settore che operi in Vietnam.

In D’Andrea & Partners Legal Counsel siamo autori di pubblicazioni innovative che esplorano il Vietnam, prodotte al fine di fornire agli investitori e alle imprese straniere una guida più pratica su come fare affari in Vietnam, con un contesto specifico del quadro economico e giuridico del paese, inclusa la protezione della proprietà intellettuale.

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